2019년 대만 특허법이 개정됨에 따라 대만 지혜재산국(TIPO)은 특허심사기준을 상응하게 개정 후 2019년 11월 1일 시행했습니다. 같은 날인 11월 1일 중국 국가지식산권국(CNIPA)도 “특허심사가이드”를 개정 시행했습니다. 이번 대만, 중국 특허심사기준의 주요 개정에 대해 소개하려고 합니다.

대만 특허심사기준 개정
1. 특허 결정 후 분할 적용 범위 및 신청기한
(1) 특허 결정 후 분할 신청 기한
이번 개정 전, 특허 발명 초심 결정 후 30일 이내에 분할 신청을 해야 했습니다. 만약 이미 재심 단계에 진입한 경우, 재심사 심결 전에 분할 신청을 할 수 있었습니다. 실용신안은 개정 전 특허 결정 처분이 내려진 후에는 분할 신청을 할 수 없었습니다.

산업계의 수요에 응하여 분할 신청 기간을 발명과 실용신안 모두 특허결정서를 받은 후 3개월 이내로 등록료 납부기간과 동일하게 개정해 출원인이 충분히 고려할 수 있도록 했습니다.

(2) 특허 결정 후 분할 제한
이번 개정 전, 대만 특허법에 따라 발명과 실용신안 특허는 분할 시, 분할안은 기존 출원안의 범위를 초과하면 안되고 특허 결정 시의 청구항과 도면은 기존 출원안으로 공고되어야 했습니다. 그러나 이번 개정으로 기존 규정 이외에 대만 특허법 시행세칙 제29조 규정을 대만 특허법 제34조로 추가하여 “기존 출원안의 특허 결정과 동일하지 않아야 한다” 및 “기존 특허안의 명세서, 청구항 또는 도면은 변경할 수 없으며, 최초 특허 결정된 명세서 및 도면에 근거하여 공표되어야 한다”등 명확하게 규정했습니다.

2. 무효심판의 심사 효율 향상
개정 전, 무효신청인은 무효심판을 신청한 후 일반적으로 1개월 이내에 사유와 증거를 제출해야 했습니다. 그러나 심결 전 제출한 증거는 심사관이 모두 심사해야 해서 심사일정이 지체될 수 있었습니다. 개정 후 무효신청인의 사유와 증거 제출기한을 1개월에서 3개월로 연장하였고 기한 내에 제출한 사유와 증거만 심사하는 제한을 추가함으로써 심사효율을 향상시켰습니다.

개정 전에는 특허권자의 정정신청 시기에 대해 특별한 제한이 없었습니다. 따라서 특허권자는 무효 심사 중 언제든지 정정신청를 할 수 있었고 이로써 절차를 지연시켰습니다. 개정 후 특허권자가 정정신청를 할 수 있는 시기를 무효 답변 통지 후 1개월 이내, 최대 1개월을 연장 할 수 있습니다. 그러나 관련된 소송 건이 계류 중인 경우 위의 제안을 적용하지 않습니다.

또한, 무효신청인의 의견진술과 특허권자의 답변과 관련하여, 개정 전 횟수와 기한에 대한 명확한 규정이 없었습니다. 그로인해 무효신청인과 특허권자 양측의 계속되는 의견진술과 답변으로 인해 심사가 지연되는 경향이 있었습니다. 심사가 지체될 우려가 있다고 판단되었을 때만 심사관이 직접 심리할 수 있었습니다. 개정 후 심사기간을 명확히 하였고 필요 시에만 무효신청인에게 의견진술 또는 특허권자에게 답변을 통지하고 양측은 통지를 받은 날로부터 1개월 이내(최대 1개월 연장) 이에 대해 의견진술 또는 답변을 해야 하며 기한 이외의 시간에 제출한 서류는 심사하지 않습니다.

3. 실용신안 정정신청 기간 및 심사 방식 개정
개정 전 실용신안의 심사방식은 무효신청이 있을 경우에만 실체심사를 하고 무효신청이 아닐 경우 형식심사로 진행하여 심사 결과가 불일치한 상황이 있을 수도 있었습니다. 그리고 만약 형식심사를 채택할 경우 명세서의 기술적 특징을 정정으로 한정할 수 없어 실질적으로 정정신청의 문턱이 너무 높을 우려가 있었습니다. 개정 후, 실용신안의 정정신청은 무효신청의 유무와 관계없이 실체심사를 채택했습니다.

개정 전, 정정신청 기간에 대해 특별한 규정이 없었습니다. 그러나 개정 후, 무효신청이 없을 경우 실용신안의 특허기술보고 신청이 TIPO에서 수리중에 있을 경우 특허권자가 정정을 신청할 수 있습니다. 그 이유는 실용신안의 기술보고에 부분 실체요건 심사가 관련되어 있어 특허권자에게 정정할 권리를 부여할 필요가 있고 실용신안과 관련 소송 건이 계류 중일 경우 소송의 공방에 필요로 특허권자에게 정정신청할 기회를 줄 필요가 있기 때문입니다.

개정 후, 무효심사가 계속 진행 중인 경우 특허권자의 정정신청은 TIPO로부터 답변통지, 보충답변통지 또는 정정불가 통지를 받았을 경우에만 지정기간 내에 신청이 가능합니다. 기간 연장신청이 허가되는 경우를 제외하고, 기한을 지나 정정신청을 할 경우 수리하지 않습니다. 그리고 소송 건이 계류 중일 경우 상기 기간 제안을 받지 않습니다. 만약 특허권자가 실용신안 기술보고 수리 중을 이류로 정정신청을 할 경우 무효심사 진행 중의 규정과 같이 상기 기간 내에만 정정신청을 할 수 있습니다.

중국 특허심사가이드 개정

1. 재분할신청의 제출기한 및 출원인 등

개정 전, 재분할신청의 제출기한은 기존안에 근거한 것으로 기존 출원안이 허가통지를 받은 날로부터 2개월 또는 거절통지를 받은 날로부터 3개월이였습니다. 단, 심사관이 분할신청에 여전히 발명의 통일성이 결여되어 있어 재분할신청을 지적하였고 심사의견통지 또는 분할통지서 사본을 제출하는 경우에는 제한을 받지 않습니다. 그러나 재분할에 대한 제출기한을 명시하지 않았고 기존 출원의 제한을 받지 않는 것만 언급했습니다. 개정 후, 보다 명확하게 하기 위해 재분할 신청기간은 해당 분할을 기준으로 합니다.

또한 개정 전 재분할의 출원인과 발명인에 대해 특별한 규정이 없었지만 실무상으로 분할신청의 출원인과 발명인을 기존 건의 출원인과 발명인으로 유추 적용했습니다. 개정 후 명확하게 재분할 출원인은 분할 건의 출원인과 동일하고 재분할의 발명인은 분할 건의 발명인 또는 부분 발명인인 것을 규정했습니다.

2. 그래피컬 유저 인터페이스(GUI)의 외관 디자인

개정 전, 중국은 GUI 외관 디자인의 제품명칭 또는 도면 제출등에 대해 자세하게 규정하지 않았습니다. 개정 후 GUI의 물품명칭에 응용 상품의 명칭을 포함하는 것을 규정했습니다. 예를 들어 “핸드폰GUI”, “GUI를 탑재한 냉장고”등, 제품명칭을 단순히 “GUI”로 기재해선 안됩니다.

또한, 도면 제출과 관련하여, 개정 후 디자인 요점이 GUI부분의 외관 디자인에만 있을 경우 GUI를 나타내는 스크린 패널의 정명사진을 최소 1장 제출해야 합니다. 동적인 GUI도면은 모든 변화 과정을 포함해야 합니다.

3. 심사관의 입증 책임 증가

개정 전, 심사관이 기술특징(TF)이 공지상식이라고 하여 만약 출원인이 이에 대해 이의 제기할 경우 심사관은 이유를 설명하거나 또는 증거를 제공해야 합니다. 증거 제공은 필요요건이 아니기 때문에 실무상 심사관은 증거를 제출하지 않고 이의를 거절할 수 있었습니다.

개정 후, 심사관이 특별기술특징(STF)가 공지상식이라고 생각할 경우, 만약 출원인이 이에 대해 이의제기하면 상응하는 증거와 이유를 설명해야 합니다. 심사관이 기술특징(TF)에 대해 공지상식이라고 할 경우 개정 전과 규정이 같습니다.

4. 전화 인터뷰의 내용과 방식 완화

개정 전, 심사과정 중 출원인이 심사관과 케이스의 인터뷰를 하고자 할 경우 전화 연락만이 유일한 수단이었습니다. 개정 후 출원인은 심사관과 본 건과 현존하는 기술의 이해, 출원서류에 존재하는 문제등을 전화로 인터뷰를 할 수 있을 뿐만 아니라 화상회의, 전자메일 등의 방식으로 진행할 수 있습니다.

5. 우선 심사 및 지연 심사

우선심사와 관련하여 과거 규정 <특허 우선심사 관리방법>중 발명심사는 우선심사 결정일로부터 1년 내, 실용신안과 디자인 심사는 우선심사 결정일로 부터 2개월 이내에 완결해야 한다고 규정되어 있었습니다. 개정 후, 해당 규정을 심사가이드에 추가하였고 1안2출원인 발명에는 적용하지 않는 것으로 규정했습니다.

6. 심사관의 선행기술 검색 중지 등 관련 규정 개정 전 심사관이 선행기술 검색을 언제 종료해야 하는 지에 대해 심사관이 검색시간과 비용이 비례하지 않다고 판단하였을 때 검색을 중지하였습니다. 개정 후 명확히 검색 중지 기준을 규정하였습니다. 심사관이 인용문헌을 검출하지 못해 검색을 중지하고자 할 경우, 적어도 중국 특허 데이터베이스, 영문 특허 데이터베이스, 중국 저널 데이터베이스를 검색해야 합니다. 검색 보고와 관련하여 개정 전에는 기술문건, 검색 분야, 키워드 등의 검색 조건만을 기재해야 했으나, 개정 후 검색 이력 및 가장 유사한 선생기술의 주요 검색식을 추가로 기재해야 합니다.