가. 지혜재산 및 상업법원 2022년도 형지상이자 제18호 형사판결 내용 요약
　　등록번호 제01703784호 ‘歐姆龍[음역: 오므론]’ 상표(이하 ‘歐姆龍’ 상표라 칭함)는 고소인(즉 일본회사 오므론 주식회사)이 의료분석기기, 의료기구, 의료기기 등 상품에 지정 사용하고자 대만 경제부 지혜재산국에 등록출원하여 등록 결정을 받아 상표권을 취득하였으며, 해당 상표는 현재 여전히 전용권 기간 내에 있습니다. 피고는 2020년 9월부터 같은 해 11월까지 컴퓨터 관련 장치를 이용하여 중국 타우바우(Taobao) 사이트에서 이름을 알 수 없는 업체로부터 ‘오므론 교체패드’(이하 계쟁상품이라 칭함)를 구매수입하여 쇼피(Shopee, 이커머스) 매장에 공개적으로 진열 및 판매하였습니다. 증거 공증을 위해 고소대리인은 대만 타이페이 지방법원 소속 민간공증인 사무소의 사무실을 찾아가서 공증인에게 사이트 주소를 제공하였고, 공증인이 컴퓨터와 네트워크 장치로 인터넷에 접속한 다음 고소대리인이 제공한 사이트 주소를 입력하여 쇼피 쇼핑 사이트에 들어가 보니 판매자 번호 ‘000000000000’의 판매 상품명 ‘歐姆龍 Omron 교체패드’의 판매/경매 웹페이지가 확인되었으며 해당 자료를 증거로 입수하였습니다. 따라서 상소인 대만 뉴타이페이 지방 검찰청 검사는 피고가 상표법 제97조 후반부의 전자매체 또는 온라인 방식을 통해 불법적으로 판매하거나 판매할 의도로 상표 모조상품을 보유, 진열, 수입한 혐의가 있으므로 약식 판결로 처벌을 청구하였습니다.
　　재판부는 본 사건을 심리하였고 우선 상표의 합리적 사용에 서술적 합리적 사용(描述性合理使用, Descriptive Fair Use)과 지시적 합리적 사용(指示性合理使用, Nominative Fair Use)이 포함된다고 설명하였습니다. 이른바 ‘서술적 합리적 사용’은 제3자가 타인의 상표로 자신의 상품이나 서비스의 명칭, 모양, 품질, 성질, 특성, 생산지 등을 서술하는 것으로, 이러한 방식의 사용은 타인의 상표를 상품이나 서비스의 출처 표시 기능으로 사용한 것이 아닌 단순히 자신의 상품 또는 서비스에 대한 설명으로 사용하는 것입니다. 또 이른바 ‘지시적 합리적 사용’은 제3자가 타인의 상표로 해당 타인(즉 상표권자) 혹은 해당 타인의 상품 또는 서비스를 표시하는 것으로, 이러한 방식의 사용은 타인의 상표를 이용하여 해당 타인의 상품 또는 서비스의 출처를 표시하는 기능으로써 자신의 상품 또는 서비스의 품질, 성질, 특성, 용도 등을 표시하는 것입니다. 이 두 가지 방식은 모두 자신의 상표로 사용하는 것이 아니기 때문에 상표권 효력에 구속받지 않습니다. 또한 본 사건의 관련 증거 및 다음과 같은 이유로 피고의 행위는 상표권 침해의 고의가 있다고 보기 어렵습니다.

1. 고소인의 등록상표와 동일 또는 유사 사용 여부:
   피고가 쇼피 쇼핑사이트에서 진열 판매한 계쟁상품 사진에는 ‘歐姆龍’ 혹은 ‘OMRON’ 상표가 상품 자체에 표시되지 않았지만 계쟁상품 사진 옆 설명문에는 ‘歐姆龍 Omron 교체패드’라고 게재되어 있으므로 피고는 고소인이 앞서 말한 등록상표의 문자와 동일 또는 유사한 문자를 확실히 사용하였습니다.
2. 피고의 ‘歐姆龍’, ‘Omron’ 문자 사용이 단순한 상품 용도에 대한 서술인지 여부:
   피고는 ‘교체패드’라는 용어를 사용하였을 뿐만 아니라 상품 규격 브랜드란에 ‘자체 브랜드’라고 표시하였고 상세 정보란에 ‘표준 버전(17g)은 정품보다 약간 두껍고 접착력을 더함. 두꺼운 버전(22g)’ 등 문구를 사용하였으며 피고가 판매하는 패드 제품 모양과 고소인이 판매하는 OMRON 저주파 치료기기 제품에 사용되는 패드 모양이 부합하고 피고가 게재한 ‘歐姆龍 Omron 교체패드’ 판매/경매 웹페이지, 고소인의 제품 사용설명서, 공식 웹사이트 제품 사진 등이 있어 비교 대조할 수 있습니다. 이로써 피고는 단순히 자신이 판매하는 패드가 고소인이 판매하는 OMRON 저주파 치료기기 패드와 호환되기 때문에 고소인의 정품 패드를 대체할 수 있음을 서술하기 위해 ‘歐姆龍’, ‘Omron’ 등 문자를 사용한 것임을 알 수 있습니다.
3. 계쟁상품으로 인한 소비자 혼동오인 여부:
   피고가 판매하는 계쟁상품 한 장의 균일가는 17.9원 내지 20원이며, 고소인이 판매하는 정품 패드의 한 장 가격이 250원임을 감안하면 계쟁상품과 정품의 가격은 12배 이상 차이 납니다. 관련 소비자들은 피고가 게재한 계쟁상품의 제품 설명과 가격차이로 피고가 판매하는 교체패드가 고소인이 판매하는 저주파 치료기기용 정품 패드를 대체할 수는 있지만 피고의 자체브랜드라는 것을 충분히 판단할 수 있어, 계쟁상품이 고소인이 판매하는 정품 패드와 출처가 같거나 관련 기업, 라이선스 계약, 가맹 혹은 기타 유사한 관계가 존재한다고 오인하지 않을 것입니다.
4. 결론:
   피고는 타인의 상표로 계쟁상품의 출처를 표시한 것이 아니라, 고소인의 상표로 고소인의 제품 출처를 표시한 것으로 계쟁상품의 용도가 고소인의 정품 패드를 대체할 수 있음을 나타낸 것일 뿐이므로 이는 지시적 합리적 사용에 속합니다. 상기 사용에 상표 ‘歐姆龍’, ‘OMRON’의 상표권 효력이 미치치 않으므로 피고가 상표권을 침해할 고의가 있었다고 인정하기 어렵습니다.

나. ‘지시적 합리적 사용’ 소개
　　상표법 제36조 제1항 제1관의 규정에 따르면, “상업교역 관습에 부합하는 성실신용한 방법으로 자신의 성명, 명칭 또는 그 상품이나 서비스의 명칭, 모양, 품질, 성질, 특성, 용도, 생산지 또는 기타 상품이나 서비스 자체에 관한 설명을 표시하고 상표로 사용하지 아니하는 경우”, 타인 상표권의 효력에 의하여 구속을 받지 않습니다. 이는 상표의 합리적 사용에 대한 규정이며 해당 규정에서 알 수 있듯, 상표의 합리적 사용은 ‘서술적 합리적 사용’과 ‘지시적 합리적 사용’ 두 가지 형태로 나눌 수 있습니다. ‘서술적 합리적 사용’이나 ‘지시적 합리적 사용’에 관계없이, 사용자가 단지 소비자에게 자신이 제공하는 상품/서비스의 품질, 성질, 내용 또는 용도 등를 알리기 위한 설명을 목적으로 사용하는 경우(즉 상표 사용이 아님), 이는 동법 제5조 상표의 사용 행위는 마케팅 목적이 있고 해당 표식의 사용은 상품/서비스의 출처를 표시하는 기능이 있어야 함과는 다릅니다.
　　‘지시적 합리적 사용’에 관하여 사용자가 상표권자의 상표를 사용하는 이유는 단지 해당 상표를 이용하여 상표권자의 상품/서비스를 설명함으로써 사용자 자신의 상품/서비스의 품질, 성질, 특성, 용도 등을 나타내기 위함으로 이해할 수 있습니다. 일상생활에서 비교적 흔히 볼 수 있는 ‘지시적 합리적 사용’ 상황을 예로 들면, 자동차 정비소에서 TOYOTA, 벤츠 등 자동차의 정비 서비스를 제공할 수 있음을 설명하기 위해 간판 등의 물건에 TOYOTA, 벤츠 등 상표를 표시하는 것은 자동차 정비소의 정비 서비스가 TOYOTA, 벤츠 등의 상표권자가 제공하는 것임을 나타내는 것이 아닙니다. 또 다른 예로, 핸드폰 업체가 자기상표 핸드폰과 타인의 상표 상품의 성능을 비교하기 위해 광고물에 타인의 상표를 사용하는 경우, 이는 단지 자신의 상품/서비스와 비교하기 위해 타인의 상표를 사용하는 것입니다. 또는 앞에서 설명한 사건과 같이, 비정품 부품 업체(즉 사건 중의 피고)가 자신의 상품이 상표권자(즉 사건 중의 ‘歐姆龍’ 상표의 상표권자)의 상품과 호환될 수 있음을 나타내기 위해 설명란에 ‘‘歐姆龍’ 대체 패드’라는 문구를 게재하여 관련 소비자들이 자신이 판매하는 상품 규격 등은 타인의 상표 상품과 부합하다는 것을 알 수 있도록 하는 것입니다.
　　타인의 상표를 사용해야 하는 상황에서 상표 사용이 지시적 합리적 사용에 속하는지 상표권 침해 리스크가 있는지 여부를 알 수 없을 때, 사용자는 아래의 세 가지 판단 요소를 참고할 수 있습니다 .[1]

1. 상업교역 관습의 신의성실 방법에 부합하는지: 행위자는 주관적으로 부당경쟁이나 타인의 상표에 빌붙을 의도가 없고, 객관적으로 사용 증거가 신의성실의 방법에 부합하며, 부정확하거나 사실이 아닌 표시가 없거나 또는 타인의 상표의 상업적 명예를 암시하거나 빌붙어 공정한 경쟁 질서에 영향을 미칠 의도가 없는 경우 등 입니다.
2. 타인의 상표 사용이 필요 행위인지: 행위자가 자신의 상품 또는 서비스를 명확히 표시할 목적으로 타인의 상표를 사용할 필요성이 있는지 여부. 예를 들어, 자신의 제품이 타인의 상표 제품 규격과 부합함을 설명하거나, 백화점 기념일 경품 추첨용 사은품이 타인의 상표 제품이어서 타인의 상표를 사용하지 않으면 상품/서비스의 용도나 특성 등을 설명할 수 없는 경우 등이 있지만 반드시 공상업 신의성실 관례에 부합한 사용으로 제한해야 합니다.
3. 사용 결과가 소비자에게 혼동오인을 일으키게 할 염려가 없는지: 타인의 상표를 사용할 때에는 반드시 상표권자의 후원, 보증 등 관계가 암시되어서는 안 되며, 행위자의 행위는 반드시 타인과 행위자 간의 상품 또는 서비스의 진실하고 정확한 관계를 반영하기에 충분해야 합니다. 또한 비교성 광고의 경우, 경쟁자의 상표를 사용할 때 사실이 아닌 내용이 있거나 관련 소비자들로 하여금 상품이나 서비스의 출처 또는 품질을 혼동하게 하면 안 될 뿐만 아니라 상대방에게 피해를 주는 부정경쟁행위를 하여서도 안 됩니다.

타인의 상표를 사용하는 행위가 위에 설명된 요건에 부합하는 경우, 상표권 침해에 해당할 가능성이 비교적 낮습니다.
다. 결론
　　오늘날 사회에서 대부분의 업체는 자신의 상표권을 매우 중요하게 생각합니다. 따라서 타인이 자신의 등록 상표를 무단으로 사용하는 정황을 발견하면 자신의 권익을 보호하기 위해 조치를 취하는 경우가 많습니다. 다만 타인의 상표를 사용하는 것이 모두 상표법 제5조의 상표 사용에 속하는 것은 아닙니다. 사용자가 본인의 상품/서비스 품질, 용도, 특성 등을 설명하기 위해 타인의 상표를 사용하였다가 권리 침해로 고발된 경우, 사용자는 지나치게 불안해하거나 당황할 필요가 없습니다. 우선 타인의 상표를 사용하는 것이 상업교역 관습에 부합하는지, 그리고 해당 사용이 상품/서비스의 출처 표시가 아닌 단지 상품/서비스에 대한 설명인지 면밀히 검토해야 합니다. 만약 여전히 상표 사용의 권리 침해 여부에 대해 의구심이 들 경우, 변호사 또는 상표 대리인에게 문의하여 자문을 구할 수도 있습니다.

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