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대만과 중국 간 상표법 제도에 대한 분석 및 비교(3)

2023-05-08 상표팀 Cheng-Hsiang CHANG


1. 머리말

　　본문은 “대만과 중국 간 상표법 제도에 대한 분석 및 비교” 시리즈의 최종편이다. 이 시리즈는 입법 목적, 상표 권리 출처, 등록 제도 및 악의적 선점 등 다양한 측면에서 대만과 중국의 상표법 제도를 간단히 소개하였고, 본문은 일부 독자들이 자주 접하는 상황(식별성(識別性), 유사성 문제로 인한 혼동오인)으로 대만과 중국 상표 규범의 차이점을 소개하고자 한다. 앞서 언급한 쟁점 외에도 상표 실무에서는 다양한 논제가 있지만 다음에 기회가 되거나 실제 사례가 발생하면 독자에게 소개하겠다.

2. 양안 상표 제도 관련 규범

(1) 상표 식별성(識別性)
　　대만 상표법 제29조 “상표가 식별성(識別性)을 구비하지 아니한 다음의 정황 중 하나가 있는 경우, 등록할 수 없다. 1. 지정 상품 또는 서비스의 품질, 용도, 원료, 원산지 또는 관련 특성의 설명으로만 구성되는 경우. 2. 지정 상품 또는 서비스의 통용되는 표장 또는 명칭으로만 구성되는 경우. 3. 기타 식별성(識別性)이 없는 표시로만 구성되는 경우. 전항 제1관 또는 제3관 규정의 경우, 출원인이 이미 사용하여 시장 거래에서 출원인의 상품 또는 서비스의 식별 표시가 된 경우를 제외한다. 상표에 식별성(識別性)을 구비하지 아니하는 부분이 포함되어 상표권 범위가 불확실한 경우, 출원인은 해당 부분에 대해 권리불요구(disclaimer)를 주장하여야 하며, 권리불요구(disclaimer)를 주장하지 아니한 경우, 해당 상표를 등록할 수 없다.”
　　중국 상표법 제11조 “다음에 열거된 표지(標誌)는 상표로 등록할 수 없다. (1) 본 상품의 통용명칭, 도형, 모델명으로만 되어 있는 경우. (2) 상품의 품질, 주원료, 기능, 용도, 중량, 수량 및 기타 특징만을 직접적으로 표시하는 경우. (3) 기타 현저한 특징이 부족한 경우. 전항에 열거된 표지(標誌)가 사용을 통하여 현저한 특징을 취득하고 또한 식별하기 편한 경우에는 상표로 등록할 수 있다.”
　　상기 대만 및 중국 상표법의 식별성에 관한 규범을 다음과 같이 정리할 수 있다.

가.
식별성(識別性)은 무엇인가? 상표의 주요 기능은 상품 또는 서비스의 출처를 식별하는데 있으며, 만약 해당 표식으로 상품 또는 서비스의 출처를 표시할 수 없거나 구별할 수 없으면 상표의 기능이 없다고 할 수 있다. 다시 말해, 식별성은 상품 또는 서비스의 출처를 표시하고 또한 타인의 상품 또는 서비스와 구별하는 것이다. 그러므로 양안 상표법 모두 식별성에 관한 규정에서 표식이 상품 또는 서비스의 성질만을 설명하는 것이라면 상표로 출원등록할 수 없다고 언급하였다. 예를 들면, “아라비카 원두”를 커피 음료 상품에 사용할 경우, 해당 상품의 커피 원두의 출처가 아라비카인 것을 설명하는 것으로 된다. 또한 표식이 통용명칭으로만 구성되는 경우에도 상표로 출원등록할 수 없다. 예를 들면, 의약품 “아스피린(Aspirin)”은 의약품 업계에서 의약품 포장에 널리 사용되고 있으므로 상표로 등록할 수 없다.
나.
그러나 선천적 식별성을 갖지 못하는 표식이 모두 상표로 등록할 수 없는 것은 아니다. 양안 식별성에 관한 규정에서 이를 언급하였는데, 만약 출원인이 해당 표식을 이미 사용하여 관련 소비자가 해당 표식으로 상품/서비스업의 출처를 식별하고 구별할 수 있음을 증명한다면 후천적 식별성을 가지게 되어 상표가 등록될 가능성이 있다. 예를 들면 “今晚，我想來點(오늘밤, 내가 시키고 싶은 것은)”은 원래 대만 대중들이 널리 알고 있는 배달 광고의 슬로건이었지만, 출원인은 대량의 증거 제출로 해당 상표가 식별성이 있음을 증명하여 상표등록을 받은 케이스다.
다.
또한 대만과 중국은 식별성 관련 규범에 있어서 매우 큰 차이가 있다. 대만 상표법은 표식 중에 식별성이 없는 부분에 대해 “권리불요구(disclaimer)” 주장으로 상표등록을 시도해 볼 수는 있지만 중국에는 관련 규범이 없다. 실무에서 중국 당국은 권리불요구에 대해 명확히 규정하지 않았지만 항소 단계에서 권리불요구 주장을 통해 상표등록을 받은 케이스가 있다. 그러나 명확한 법률 규정이 없으므로 권리불요구 주장으로 상표권을 취득하는 것이 비교적 쉽지 않다. 종합적으로 말하자면 양안 식별성 관련 규범에는 큰 차이가 없지만 권리불요구제도에 대한 대만 및 중국의 실무적인 관행이 다르다는 점을 주의해야 한다.

(2) 상표 혼동오인
　　상표의 가장 중요한 기능은 출처를 표시하고 구별하는데 있기 때문에 상표의 유사성, 혼동오인과 관련하여 양안 실무에서 해당 부분을 항상 매우 중요한 쟁점으로 다루고 있고 법률 규범의 제정이 다른 분쟁 유형보다 더욱 다양하고 광범위하다. 예를 들어, 표시가 국기, 국장, 정부 기관 또는 국제 기구 마크, 정부 기관의 품질 관리 검증 표지와 동일 또는 유사하거나 소비자에게 품질, 원산지를 혼동오인시키는 경우 등은 모두 절대적인 상표등록 거절사유인 반면에 타인의 상표와 유사하여 소비자를 혼동오인시키는 것은 상대적인 상표등록 거절사유이다. 흔히 접하는 유사성 문제로 인한 혼동오인의 상대적 상표등록 거절사유의 규범으로 다음과 같이 설명하고자 한다.

가.
대만 상표법 제30조 제1항 제10관 “상표에 다음의 정황 중 하나가 있는 경우, 등록할 수 없다. 10. 타인의 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스의 등록상표 또는 선출원상표와 동일하거나 유사하여 관련 소비자가 혼동오인할 우려가 있는 경우…”의 규정은 대만 상표 출원 실무에서 가장 많이 인용되는 조문 중 하나이다. 조문이 조금 복잡해 보이지만 실제로 (1) 타인의 등록상표 또는 선출원상표와 동일하거나 유사함, (2) 동일하거나 유사한 상품/서비스에 지정함, (3) 소비자가 혼동오인할 우려가 있음 이 세 가지로 나눌 수 있다. 그리고 대만은 “혼동오인심사기준(混淆誤認之虞審查基準)”이 별도로 있으므로 케이스에 따라 혼동오인에 해당되는지 개별적으로 판단한다.
나.
중국 상표법 제30조 “등록신청한 상표가 이 법의 관련 규정에 부합하지 않거나 타인이 동일 또는 유사상품에 이미 등록한 상표나 초보심사(출원공고결정)한 상표와 동일 또는 유사한 경우, 상표국은 출원을 거절하고 이를 공고하지 아니한다.”의 규정은 대만 상표법과 크게 차이가 없고 모두 상표 유사 또는 동일, 그리고 동일하거나 유사한 상품/서비스에 지정함에 대해 명확히 규정하고 있다. 하지만 대만과 달리 중국 상표법의 혼동오인(混淆誤認) 관련 요건은 기타 권리 침해요건에 불과하다. 다시 말해, 중국에서 출원상표가 선출원 상표와 유사하며 지정상품/서비스가 또한 유사할 경우, 주관기관의 판단에 따라 등록을 거절할 가능성이 있다.
다.
또한 양안 현행 혼동오인에 대한 법률 규정은 일반적으로 후출원 상표가 선등록/선출원 상표와 동일하거나 유사한 경우에 해당된다. 그러나 후출원/후등록 상표의 우수한 마케팅 전략으로 소비자가 선등록/선출원 상표를 후출원/후등록 상표로 혼동오인할 경우가 존재할 가능성이 있다. 법규에서 규정하는 것이 “정방향의 혼동오인”이라면, 상기 언급한 경우는 바로 “역방향의 혼동오인”이다. 이에 대해 대만최고행정법원의 판결에서는 이미 “역방향의 혼동오인”을 적용하지 않고 선출원등록주의를 준수해야 함을 명확히 하였다. 하지만 중국은 선출원주의를 채택하고 있고 조문에서도 혼동오인을 명확히 규정하고 있지 않지만 실무에서는 “역방향의 혼동오인”이 혼동오인의 양상 중의 하나로 인정된다. 이상은 대만과 중국의 상표 유사 혼동오인에 대한 심사기준과의 차이점이다.

3. 분석

　　양안 상표법의 상표 식별성에 관한 규정은 큰 차이가 없고, 해당 표식이 상품이나 서비스의 성질을 설명하는 표시가 아니며 상품이나 서비스의 출처를 지시하고 구별하는 기능을 발휘할 수 있다면 원칙적으로 상표로 출원등록할 수 있다. 다만 대만 상표법에는 권리불요구제도가 있으며, 만약 상표 중 식별성을 갖지 않는 부분이 있으면 권리불요구제도를 통해 상표권을 취득할 가능성을 높일 수 있다. 상표의 유사성으로 인한 혼동오인에 관하여 대만과 중국은 일반적으로 선출원주의를 준수하기 때문에 혼동오인에 대한 규범은 양안 모두 선등록/선출원 상표와 유사함, 지정한 상품/서비스와 유사함을 준칙으로 삼는다. 차이점으로, 중국에서는 상표가 유사하고 상품/서비스가 유사하면 상표가 등록될 수 없으며, 혼동오인에 대한 규범은 권리 침해 관련 법규에 규정되어 있다. 반면, 대만에서는 상표가 유사하고 상품/서비스가 유사해야 할 뿐만 아니라 이로 인해 소비자가 혼동오인할 우려도 없어야 하며, “혼동오인심사기준 (混淆誤認之虞審查基準)”을 참조하여 상표가 등록될 수 있는지를 판단해야 한다.

4. 결론

　　본 시리즈는 앞서 양국의 입법 목적 방향 및 등록 제도가 등록주의를 윈칙으로 하는 규범을 채택하고 있음을 소개하였고, 앞서 소개하였듯이 상표를 출원등록해야 완전한 보호를 받을 수 있다. 다시 말해, 상표는 출처 지시 및 구별 기능을 가진 중요한 지식재산권이며, 더욱이 이는 상표권자가 관련 시장에 많은 자원을 투자하여 마케팅과 홍보에 바친 노력의 결과로 상표권자는 브랜드 특성을 통해 소비자가 해당 브랜드를 지지하고 제품을 구매할 수 있기를 기대하므로 타인은 이를 존중해야 한다. 가장 중요한 전제는 먼저 상표를 신청하고 등록하여 상표권을 취득하는 것이다. 필자는 브랜드를 발전시키고자 하는 기업 또는 개인이 상표 출원을 사전에 계획하는 것을 건의한다. 먼저 시장에서 자리(소비자가 브랜드에 대한 인식)를 잡아야 사업 기회를 장악할 수 있을 것이다.

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