歐盟關於標準必要專利授權與估值的專家小組 (以下簡稱專家小組) 在2021年發表了 "Contribution to the Debate on SEPs"，對標準必要專利的授權議題提供了建議。完整的內容有兩百多頁，非常值得閱讀。以下筆者整理內容重點，並提供個人想法供參。
 

關於標準必要專利的透明度

關於標準必要專利的透明度，關鍵問題是到底哪些專利真的是 "必要"，以及到底對應到標準的哪個部分。目前部分的標準制定組織，僅在智財權政策中要求參與標準制定者，對組織宣告自身的標準必要專利有哪些，並模糊地將專利對應至標準內容某個部分。但這些宣告的專利，客觀上不一定真的對應於該部分是必要。這造成實務上在協商授權條款時很大的困擾，進而降低了授權效率，對專利權人與公眾利益都不利。
關於這點，專家小組建議由專利權人透過獨立第三方來確認專利對於標準的必要性。這個獨立第三方有可能是歐洲專利局，或是獨立的法律事務所。為了降低成本，針對一個專利家族可以只檢查一個在主要工業國家的專利。針對檢查過的專利，可以在對組織宣告時，將claim chart也一併納入宣告內容中。為了鼓勵專利權人檢查其專利的必要性並進行宣告，可以採取一些激勵措施，比如可以加快專利審查的速度，或是只能針對已檢查過的專利收取權利金等等。
關於獨立第三方，可以考慮WIPO在2021年更新的Guidance on WIPO FRAND Alternative Dispute Resolution (ADR)  (初版是2017年提出)，提出了各種ADR Routes供業界參考。然而其並不會形成公開且包括claim charts的資訊，僅限於爭端解決用，因此對透明度的提升貢獻不大。
若真的要提升標準必要專利的透明度，可能需要一方面要求標準制定組織修改智財權政策，要求宣告專利時必須附加獨立第三方的必要性評估claim chart，另一方面包括專利局等獨立第三方將專利必要性評估列為工作項目，最好能夠將標準必要專利的評估方式本身，也跨國標準化。如此才有機會真正提升標準必要專利的透明度。

應該授權給供應鏈的哪個環節

專家小組對此議題沒有正面直接回應。不過，部分成員認為，不管授權給哪個環節，標準必要專利應該授權給供應鏈中的 "單一環節"。也就是說，不要有些授權給上游，有些授權給下游。授權給單一環節可以提高效率，並且避免重複收費。
此外，不論授權給哪個環節，權利金應該一致。因此，不論是授權給成品的製造商，或是最終成品銷售的品牌商，針對成品收取的權利金應該是一樣的。
再者，權利金應該作為產品的成本的一部份，並轉嫁給下游。這可以避免由上游自行吸收下游應支付的權利金成本。這點基本上跟供應鏈內部的垂直安排有關。
以上三點作法，實務上非常難操作。從專利權人主張專利權的角度，授權給成品的品牌廠可能是較有效率的做法，日後在海關或法院主張權利時，成本會比較低，授權金基礎也比較高。然而此時上游廠商如何被保護可能成為問題。目前可行的措施，包括被下游廠商的have-made right保護，上游簽署covenant not to sue保護，或上游簽署last to sue保護等等。其中上游廠商與專利權人簽署last to sue條款，並與客戶事先約定標準必要專利的風險分配，可能是比較可行的做法。

公平合理授權金的計算

關於這點專家小組沒有定論，僅提出多種不同的計算模型。事實上不同計算模型早就在各國法院實務操作過了 (比如這裡、這裡跟這裡)。確實這也是最棘手的問題。
其實，無論怎麼計算，只要實務上專利的透明度高，而且上游可以把權利金當成產品成本轉嫁到下游，那麼對供應鏈內部而言，實務上的問題就不大。當所有的專利授權金，到最後都會變成最終成品的成本，並且可以透明的比較不同專利資產組合時，權利金是否公平合理，可以在不同成品的供應鏈最終環節統一比較與處理。這會大幅提升效率。比如，同樣的5G標準必要專利組合，用在50美金的物聯網裝置成品，跟用在50000美金的電動車成品，授權金是否應該一樣？該組合占所有已宣告的標準必要專利的比例如何？對成品的貢獻度是否有不同？這些議題最後都統一轉嫁在供應鏈末端處理，都可以更有效率，同時造福專利權人與社會大眾。

非歧視性的授權條款

首先，專家都同意所謂 "非歧視" 不要求專利授權人對所有人都提供完全相同的授權條款。問題在於何種不同的條款會造成歧視？關於這點需要更客觀的判斷依據。
其次，以量制價、一次性支付、或是依銷量支付授權金都是可以接受的。專利授權人也不需要同一時間對所有的潛在被授權人進行授權談判。問題在於這些行為何時會造成不公平競爭。比如，專利授權人明顯針對特定競爭對手，而不針對其他廠商提起訴訟，這到甚麼程度會被認為是不公平競爭的手段呢？這需要更進一步的釐清。
再者，通常要分析授權條款是否具歧視性，需要比較不同的授權條件。這意味著關於授權條款需要更透明化。然而關於授權談判與授權合約，當事人往往都受保密條款拘束，無法將其公開。有專家提議，或許可以將標準必要專利的授權合約，都存放在某個保密的地方，供法院、公平交易機構、仲裁庭等檢視。
最後，有些專家提議標準必要專利權人應該使用標準授權條款、公開專利清單與所有潛在被授權人等等。歐盟也可以列出一些非歧視性條款的參考因素，以形成非歧視性條款的 "安全港" 。

如何促進談判與處理爭議

標準必要專利權人與標準實施者的談判，是基於專利權人在標準制定組織中依其智財權政策所做的FRAND承諾。對此歐洲最高法院在Huawei v. ZTE案 (請參考這裡) 建立了雙方談判的框架。基於這個框架，專家提出了幾項建議，包括對談判時資訊交換的要求、要求實施者需要積極取得授權、對拖延談判者予以懲罰、法院應如何審理雙方當事人主張不同FRAND條款、以及要求談判雙方尋求獨立第三方的評估等等。
這些專家基於Huawei v. ZTE案框架所作的建議，其實各國法院都已經有實務判決了。比如我們前幾年曾經整理過的英國最高法院判決跟德國最高法院判決。只要研究這些判決，就不難了解目前各國實務上對標準必要專利授權談判雙方的要求。有需要者可以再把這些近幾年的判決再拿出來回顧一下。

專利池

專家建議用各種方式鼓勵專利池的形成，包括由標準制定組織促成、由歐盟促成、依法促成等等。除了依專利組合形成專利池之外，也可以考慮將產品會用到的不同技術組成標準叢集，以進一步提升標準實施者運用專利池取得多項授權。
除了專利權人形成專利池之外，專家也建議標準實施者形成 "被授權群組"，讓授權更有效率。事實上這已經發生，例如RPX就開始為其會員與專利池簽署授權合約以保護會員。不過，這種群組要以何種機制運作，才不會有不公平競爭的問題，還需要時間發展。

整理

在此專家建議發布之後，美國與英國也就標準必要專利的政策議題，開始徵詢公眾意見。其中探討的問題，部分與歐盟的專家建議所提出者相似。這些徵詢公眾意見的結果，以及後續英美兩國對應形成的相關政策，都值得業界持續關注。
這些專家的意見，比較偏向實務面，而非訴訟面 (比如管轄權、跨國反反訴禁令等) 的問題。有些建議實務上已經在運作，有些則只是理想，需要時間更進一步發展。不過實務上，標準必要專利的授權談判者，不論是授權方還是被授權方，都可以把這些建議當成基本策略方向來參考。
首先是將授權金當成產品成本預留，並轉嫁下游的概念。通常最大的問題是past use：一開始並不知道會有多少專利權人收取權利金，因此並未預留足額的授權金，導致日後當專利權人出現時，past use無法支付。對產業鏈的中間供應商而言，也無法把past use轉嫁給下游。關於這點，需要授權談判者運用專家意見中所提到的基本策略，創造出雙方都能同意的解決方案。
此外，標準實施者關於標準必要專利授權金的議題，不論是對專利權人的授權談判，還是對產業鏈中上下游的風險分攤談判，都必須在新產品一開始開發時，就列入產品的成本考量。在對供應鏈的上下游談判時，關於供貨合約條款與出貨價格，也必須要納入標準專利的協商。關鍵在於，相同公司針對不同的商業模式，不同的成品，可能要有設計不同的標準專利合作模式的思考。
再者，負責管理標準專利授權者，需要考慮如何提升授權管理的效率。比如：需要留意目前業界實務上，是傾向於由終端成品供應商，還是由零組件供應商來處理授權問題；是否會依據不同的成品類別分開授權，還是僅依據技術類別分開授權；標準實施者是否已開始形成 "被授權群組" 以更有效率地取得授權等等。這些都會影響到授權的策略。
最後，關於標準必要專利，應該要支持必要專利與授權條款的透明化。在透明化程度尚不足時，可透過例如法院訴訟程序或獨立第三方機構的評估機制等，儘量取得更多的資訊，以作為授權協商的參考。不過，不論法院訴訟程序，還是獨立第三方機構的評估機制，其運作都需要額外成本。關於如何降低這些成本，也值得廠商多加思考。

本文作者原始連結
 
外部連結：

1. 歐盟關於標準必要專利授權與估值報告。原文連結：Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents ‘SEPs Expert Group’ - full contribution (last update: March 29, 2021) （last review: Jan. 18, 2022）
2. Guidance on WIPO FRAND Alternative Dispute Resolution (ADR) , 2021版。（last review: Jan. 18, 2022）
3. 美國標準必要專利政策議題徵詢公眾意見。原文連結: https://www.justice.gov/opa/pr/public-comments-welcome-draft-policy-statement-licensing-negotiations-and-remedies-standards （last review: Jan. 18, 2022）
4. 英國標準必要專利政策議題徵詢公眾意見。原文連結: https://www.gov.uk/government/consultations/standard-essential-patents-and-innovation-call-for-views/standard-essential-patents-and-innovation-call-for-views (last review: Jan. 18, 2022)

 
筆者先前整理資料：

1. 工業標準專利談判框架：Unwired Planet v. Huawei, UKSC 2018/0214 (UK Supreme Court, 26 Aug 2020)
2. 工業標準專利談判框架：SISVEL v. Haier (German Court Of Justice, 2020)

3. PUBLIC version of Judge Holderman’s RAND determination in Innovatio WiFi SEP litigation

4. EU Top Court: prohibitory injunction by the proprietor of a standard-essential patent which holds a dominant position may constitute an abuse of that dominant position in certain circumstances