【商標解析】智慧財產及商業法院110年度民商訴字第49號民事判決—商標權人維權使用與非商標權人合理使用解析
壹、 智慧財產及商業法院110年度民商訴字第49號民事判決事實：
註冊第01872487號「
」商標、註冊第01872723號「」商標、註冊第01872485號「
」商標係原告-勤美股份有限公司-向我國主管機關經濟部智慧財產局申請註冊，並分別指定使用於「不動產租售；不動產租賃；商場攤位之租售；辦公室租售；公寓房屋租賃；不動產買賣；不動產買賣租賃之仲介；不動產管理；格子展售櫃出租；資本投資；古董估價；珠寶估價；玉石估價；智慧財產權鑑價；藝術品估價；報關；慈善基金募集；財務之評估分析諮詢顧問；金融之評估分析諮詢顧問；投資之評估分析諮詢顧問」、「建築設計；土木建築工程設計；測量；室內裝潢設計；室內設計；舞台設計；電腦動畫設計；電腦繪圖；冷凍空調工程技術之諮詢顧問；冷凍空調工程規劃設計；建築諮詢；土木建築工程技術諮詢顧問；工程諮詢顧問；消防工程規劃設計；電機工程諮詢顧問；電子工程諮詢顧問；機電工程技術之諮詢顧問；實驗儀器租賃；科學實驗室服務；科學研究；提供服飾設計資訊；服裝設計；提供時尚商品設計資訊服務；產品外觀設計；工業產品外觀設計；包裝設計；圖像藝術設計；平面圖案設計；名片設計；藝術品鑑定；珠寶鑑定」、「不動產租售；不動產租賃；商場攤位之租售；辦公室租售；公寓房屋租賃；不動產買賣；不動產買賣租賃之仲介；不動產管理；格子展售櫃出租；資本投資；古董估價；珠寶估價；玉石估價；智慧財產權鑑價；藝術品估價；報關；慈善基金募集；財務之評估分析諮詢顧問；金融之評估分析諮詢顧問；投資之評估分析諮詢顧問」等服務。而原告認為被告-中陽建設股份有限公司-於行銷其「表參道」建案之臉書專頁廣告文宣上，使用相同於系爭商標之「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」字樣於「不動產租售」「不動產買賣」之同一商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，已侵害原告系爭商標。因此，原告向法院提出被告侵害商標權之訴訟，主張排除、防止被告之侵害，並不得將相同或近似於「勤美」或「勤美綠園道」之字樣使用於原告所有註冊商標指定服務，及提出損害賠償等。本案經智慧財產及商標法院作出原告之訴駁回之判決，目前案件仍在上訴中，本文將以智慧財產及商標法院之判決內容進行分析，探討商標合理使用之規定及適用。
貳、何謂商標使用 ? 又何謂商標合理使用 ?
一、商標使用定義
商標法第5條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」
從上述條文規範可得知，所謂商標使用必須滿足(1) 使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；(2) 使用人需有行銷商品或服務之目的；(3) 需有標示商標之積極行為；(4)所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。但仔細觀察，這裡應該會有一些讀者產生疑問，上列要件皆是以「使用人」為主體，並未明文規定必須是商標權人，那麼使用人是否包含商標權人與非商標權人呢 ? 事實上，商標使用的確可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態，雖然二者規範的對象及目的雖有不同，惟皆係就商業交易過程中，透過商標法第5條各款之使用情形，是否足以使相關消費者認識其商標，故二者判斷使用商標行為之實質內涵並無不同。但維權使用著重於商標權人有無「真實使用」註冊商標之事實，侵權使用則著重於其使用是否與註冊商標構成相同或近似、商品/服務構成同一或類似、是否有致相關消費者混淆誤認之虞等因素為判斷，惟如其使用符合商標法第36條規定之情形者，得主張善意先使用、合理使用或真品銷售之權利耗盡等情形，而不受他人商標權效力所拘束。後續內容將會介紹與本件判決相關之合理使用定義，並藉由判決內容實際說明之。
二、描述性合理使用、指示性合理使用定義
商標法第36條第1項第1款規定：「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」
根據上述條文規範及實務見解，非商標權人之合理使用係指以符合商業交易習慣之誠實信用方法，提供商品或服務本身的有關資訊，而非作為商標使用之使用行為。而其又可分為「描述性合理使用」及「指示性合理使用」兩種，所謂「描述性合理使用」，指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，所謂「指示性合理使用」，指第三人以他人之商標指示該他人（即商標權人）或該他人之商品或服務，此種方式之使用，係利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能，用以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等，凡此二者皆非作為自己商標使用，均不受商標權效力所拘束。再者，判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷。
參、原告、被告主張及法院判決理由部分內容及評析：
本件判決與商標侵權有關重點，在於原告認為被告有侵害其註冊所有商標權之使用行為，而被告則主張是非作為商標使用之合理使用，茲將原告、被告主張及法院採納被告說法整理臚列如下：
(一)原告-勤美股份有限公司-主張
1.原告設立於民國61年9月9日，很早即跨足不動產開發與零售商場領域，並且為註冊第01872487號、第01872723號「勤美天地」商標、第01872485號「勤美綠園道」商標之商標權人，且公司名稱「勤美」係著名公司名稱。
2.被告於行銷其「表參道」建案之臉書專頁廣告文宣上，使用相同於系爭商標之「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」字樣於「不動產租售」「不動產買賣」之同一商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，已侵害原告系爭商標。且即使被告使用之「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」字樣並非完全相同於系爭商標，然其整體寓意仍在以「勤美」為號召，使具有普通知識經驗之消費者，可能誤認「表參道」建案為原告推行之建案，或誤認被告為原告集團關係企業或與原告有投資、合作關係，仍係侵害原告就系爭商標之商標權。
(二)被告-中陽建設股份有限公司-主張
1.被告隸屬之中陽集團創立於69年間起始於建築本業，反觀原告雖創立於61年間，然其於91年間始另成立旗下「璞真建設」跨足建設業。故於不動產建設領域，就資歷、知名度、建案出產質量，被告並不遜於原告，實無利用原告之系爭商標用以指示被告商品或服務來源之動機。
2. 被告就其建案「表參道」之文宣廣告，於臉書專頁已明確顯示「表參道」、「中陽建設」，並無「勤美建設」或「勤美集圑」用語，消費者能明顯區別商品來源。且被告援引「勤美」、「勤美綠園道」並非用作被告銷售建案指示來源之用，而是因為「勤美」、「勤美綠園道」為臺中通用之知名「地標」、「景點」稱呼，即按商業習慣以勤美綠園道作為地名說明被告建案商品鄰近位置，如臺中市政府觀光旅遊網即以刊登「勤美」、「勤美誠品綠園道」等文字作為臺中旅遊景點之宣傳，房屋買賣網亦以「勤美綠園道四房雙車位A1，大廈」等文字作為文宣，可見「勤美」、「勤美誠品綠園道」為通俗援引之用語，是「勤美」二字，對多數臺中市民消費者而言，係指公益路勤美商圈、金典綠園道等市區著名地標，而非認「勤美」為原告之公司名稱。
(三)智財商業法院採納被告主張理由
1.依GOOGLE網頁搜尋資料、臺中市政府觀光旅遊網之網頁資料截圖，可知「勤美誠品綠園道」與臺中市政府觀光局有諸多網頁連結，且於GOOGLE網頁搜尋可查得「勤美誠品綠園道」網站、地址、路線、評論等相關資料，並經臺中市政府觀光局官方網頁列為臺中觀光景點之一，再參酌被告所提出網路文章、搜索資料及臉書資料內容，可徵「勤美綠園道」亦指為「勤美誠品綠園道」及其附近商圈之意。
2. 被告於「表參道」建案臉書廣告文宣之整體內容，其於首頁由上而下依序排列「表參道 公益勤美 2-3房」、「勤美×公益 双時尚」、「公益路2-3房」及「APEX中陽建設」等文字，已足供觀看之消費者得以藉此認識「表參道」建案之建設公司為被告；復依該文宣之其他頁面，或為描述「勤美綠園道」、「慢活步道」及搭配綠地、樹木與人物散步照片，或為描述「行走公益×勤美」、「菁英城市美學」及搭配馬路與建築物之照片，其公益路為臺中著名商圈之路段，則被告所使用「勤美」與「公益」字樣之連結，及「勤美綠園道」搭配「慢活步道」之圖文，均使消費者得將「勤美」、「勤美綠園道」文字理解成「勤美綠園道」、「勤美誠品綠園道」或「勤美商圈」等地理位置，而非商品或服務來源之標示，是被告顯無將上開文字作為商標使用之意，相關消費者見上開文字使用方式，亦難認識到其為商標。
(四)評析
本件判決就商標侵權角度而論，法院採納被告主張理由，無非係以在綜合搜尋資料後，認為「勤美誠品綠園道」、「勤美綠園道」確實已被作為臺中著名商圈、地標等之使用。而被告於「表參道」建案於臉書廣告文宣上使用「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」等字樣，並無作為商標之使用，而是搭配著名商標、地標等文字，以彰顯其建案位置或鄰近區域。因此，即使被告文宣內容雖有「勤美」、「勤美綠園道」等字樣，然消費者僅會認知該建案使用「勤美」、「勤美綠園道」等字樣，在於介紹建案鄰近或位處勤美綠園道或勤美商圈附近，更何況文宣首頁已經標註「APEX中陽建設」即被告之公司名稱及商標圖樣，消費者實在不會因文宣內容含有「勤美」、「勤美綠園道」，即誤認該等文字係指原告公司名稱，或誤認原告為該建案之建商，整體而言並無發生混淆誤認之可能。
筆者另外在這裡拋出一個議題供讀者們思考，有些遊樂園、社區或商業複合區等地理位置或場所名稱，係由申請人所獨創者，例如六福村、清境農場、義大世界購物廣場等，係指向申請人本身所提供之服務來源者，具有識別性(節錄自商標識別性審查基準)。那麼同樣的，本件判決涉及之「勤美綠園道」商圈，其原被台中市民稱作「經國園道」、「經國綠園道」商圈，再由原告接手並採異業合作方式進行區域開發後，逐漸建立起名聲與商譽而廣為被消費者熟知，因此「勤美綠園道」理應是原告花費大量心力創造而具有識別性之商標。然而，較可惜之處似乎是原告未能針對非商標權人之使用更主動出擊，也就是未能第一時間主張商標權利，導致其變成類似通用名稱而被各方廣泛使用，無法發揮出商標最重要之辨別指示來源功能。如能在發現自身商標或有近似商標被使用時，就積極排除可能存在之侵害行為，將能繼續保有商標權之指示來源功能與排他權利!
肆、結論
在剖析本件判決案例後，筆者希望能分別以商標權人及非商標權人角度，給予不同定位之讀者一些建議。首先，品牌商標是消費者能藉其識別不同來源商品/服務，也因此混淆誤認的不容許與概念對於商標權人相當重要，除了確保識別功能發揮效果外，排除自身外之第三人侵權風險亦不容忽略。商標權人應注意並時刻監看市場上是否出現近似於自己品牌商標，而如發現所有之商標遭第三人使用，應即刻主張該商標權利並進而要求對方停止侵害商標權，避免自身商標大量被使用造成被認定通用名稱之風險，舉例來說，「Aspirin」、「zipper」變成止痛藥、拉鍊等代名詞等案例，即原本是專屬商標權人商標，卻因未能盡到維權責任而通用名稱化，不再專屬商標權人使用。而對於非商標權人來說，行銷資料應盡可能不要涉及他人商標避免侵權行為，或可在申請但尚未獲得註冊之商標旁標註小小的TM兩字，以清楚表示提供商品/服務來源是來自哪裡，然而，最簡單的做法還是盡早申請註冊欲使用之商標，取得權利、維護權利更避免侵權。
資料來源：
智慧財產及商業法院110年度民商訴字第49號民事判決
商標法逐條釋疑
商標識別性審查基準
