2018年6月11日美國聯邦巡迴上訴法院就Medtronic, Inc. v. Barry案作出判決，部分撤消了美國專利商標局專利上訴與審理委員會 (Patent Trial And Appeal Board) 關於美國專利第7,670,358號與第7,776,072號的多方複審 (Inter Partes Review) 的最終書面決定。判決文中關於在會議中發表技術的文件是否會影響發明的可專利性一事進行了分析，值得美國專利的申請人注意。
 
背景事實
 
Mark Barry 是一位脊椎外科醫生。他在2004年申請了兩件關於對齊脊椎骨以改善異常脊柱偏離情況的系統與方法的申請案，並於專利獲證後，於2014年2月起訴Medtronic, Inc. (“Medtronic”) 侵害其專利。Medtronic至美國專利商標局提起多方複審 (Inter Partes Review) 請求，主張Mark Barry的專利因欠缺新穎性與進步性而無效。
 
Medtronic主張的前案證據眾多，其中包括2003年在不同會議中發表的錄影檔案與投影片檔案，內容揭露了使用椎弓根螺釘和其他儀器矯正脊柱側彎的手術方法，包括Lenke醫生在2001年的脊椎手術說明影片 (Lenke醫生也在多方複審程序中被Medtronic傳為專家證人)。這些會議包括：(1) 2003年4月10-13日在亞利桑那州舉辦的脊椎變形研究團體 (Spinal Deformity Study Group, SDSG) 會議；(2) 2003年5月18-19日在科羅拉多州舉辦的脊椎變形手術先進概念 (Advanced Concepts in Spinal Deformity Surgery) 會議；以及 (3) 2003年11月13-15日在密蘇里州聖路易市舉辦的脊椎變形專題討論會 (Spinal Deformity Study Symposium) 。這些會議都受到Medtronic贊助，後兩個會議分別有20與55位外科手術醫生參加。
 
美國專利商標局的專利審理與上訴委員會 (Patent Trial And Appeal Board, PTAB) 在檢視過證據之後，認為這些會議中發表的錄影與投影片檔案，由於僅提供給SDSG會員，所以並非「公眾可存取 (accessible to the public)」無法作為前案證據。Medtronic不服PTAB的書面決定，上訴到聯邦巡迴上訴法院。
 
Medtronic主張，其實只有第一個會議僅限SDSG會員參加，後兩個會議都有SDSG以外的外科醫生參加，但PTAB忽略了Medtronic就此所遞交的相關證據。其次，就算所有的會議都僅限SDSG會員參加，在會議中發表的內容理論上應該符合「公眾可存取」的要件，可做為質疑可專利性的前案證據。
 
法院見解
 
關於此一爭點，聯邦巡迴上訴法院認為，首先，一份文件是否屬於美國專利法第102(b)條的公開文件 (printed publication)，涉及個案認定，需要就文件揭露時的事實與環境狀況來逐案判斷：
 
The determination of whether a document is a "printed publication" under 35 U.S.C. § 102(b) "involves a case-by-case inquiry into the facts and circumstances surrounding the reference's disclosure to members of the public." In re Klopfenstein, 380 F.3d 1345, 1350 (Fed. Cir. 2004). 
 
文件是否被公開，關鍵就在於其是否是「公眾可存取」。一份文件是否是「公眾可存取」，取決於其是否被傳播或以其他方式被提供，使得有興趣者以及熟悉相關技藝者盡合理努力後就可找到它：
 
"A reference will be considered publicly accessible if it was `disseminated or otherwise made available to the extent that persons interested and ordinarily skilled in the subject matter or art exercising reasonable diligence[] can locate it.'" Id. (quoting Kyocera Wireless Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 545 F.3d 1340, 1350 (Fed. Cir. 2008)).
 
接著聯邦巡迴上訴法院整理了相關的判決先例。在MIT案 (Massachusetts Institute of Technology v. AB Fortia, 774 F.2d 1104, 1109 (Fed. Cir. 1985)) 中，一份在會議中口頭揭露的論文被認定為是公開文件。其主要的原因，是當場有50到500名熟悉相關技藝者被口頭告知該論文的存在及其內容，而且該論文也確實被不受限制地散布給六個人。法院認為文件是否自由地散布給公眾中的有興趣者，是分析的關鍵考量。
 
在Cordis案 (Cordis Corp. v. Boston Scientific Corp., 561 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2009)) 中，被醫生散布給其同事以及兩家廠商的研究論文並非公開文件。法院認為，基於學院的準則，一般會預期醫生與同事討論研究論文是需要保密的；相似地，醫生為了商業化其技術而對廠商揭露研究論文的內容，通常也不會使其變成公眾可存取。法院認為保密義務是分析的關鍵考量，而且沒有法律上的保密義務，並不代表醫生期待同事與廠商會保密是不合理的。
 
在Klopfenstein案 (In re Klopfenstein, 380 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2004)) 中，於三天的會議中被展示給來賓的投影片資料被認為是公開文件。關於投影片，法院考量了以下因素：(1) 投影片展示的時間長短，(2) 目標聽眾的專業程度 (用於判斷聽眾看過投影片後有多容易保留內容)，(3) 是否存在展示的資料不會被拷貝的合理期待，以及 (4) 展示的資料被拷貝的容易程度。在判斷以上因素之後，法院認定投影片已經算是公眾可存取，因此可做為美國專利法102(b)條的公開文件。
 
基於以上，聯邦巡迴上訴法院認為PTAB並沒有充分考量所有相關因素。例如，PTAB沒有考量三個會議中只有一個是僅限SDSG會員，且在另兩個會議中，文件被不受限制地提供給至少總共75個參加者。其次，就算文件只提供給SDSG會員，PTAB也沒有考量其他公眾可存取的可能性，例如SDSG會員是否會維持該文件的機密性。因此，聯邦巡迴上訴法院認為，在會議中傳播錄影與投影片給一群專家，是否會讓這些資料成為公開文件，需要進一步的調查，將本案發回到PTAB進行進一步審理。
 
案件評析
 
首先，在研討會中發表技術內容，不論是播放錄影、展示投影片、或是印出論文紙本發送，若相關內容尚未提出美國專利申請，最好在文件本身標示保密，並具體要求與會者就發表的內容保密，以確保發表的內容日後不會成為自己的專利申請案的先前技術。
 
在與廠商洽談產學合作時，也必須確保廠商對洽談的技術內容負保密義務。通常實務上的做法，是在廠商初步接觸，尚未簽署產學合作合約時，先簽署簡單的保密合約，以確保技術的機密性。最好是平常就備有內容合理的制式保密合約範本，減少合約協商所需要的時間。
 
其實技術在申請專利前須保密的觀念大家都有，問題通常在於技轉或產學合作的專案管理人力不足，導致難以妥善管理。通常在大學中，產學合作或技轉單位的人員數目有限，又負責全校所有老師與研究室的技轉和產學合作。這造成實務上產學合作或技轉單位只能被動依老師或研究員的需求提供有限的支援，難以從日後專利營運的觀點，從一開始研發的初期就投入時間主動做好專案管理。此問題國外多半已引進外部專案管理人力解決，但國內願意接受類似專業服務者仍然少見。
 
此外，面臨專利爭議時，好的先前技術證據通常需要真正深入研發者才能找到。本案Medtronic長期贊助學界及產業界的各種活動，並做好相關文件管理，碰到專利訴訟時才有辦法提出10年前的專業會議錄影作為前案證據。依國內目前狀況，碰到跨國專利爭議時，連基本的專利檢索都不一定願意花成本做好，更不用論在平日產學合作活動不多的情況下，碰到關鍵專利爭議時能拿出專利文獻檢索以外的前案資料。
 
若業界的產學合作，除了要求學校一兩年需產出商轉可用的技術之外，也投入資源支持長期研發活動，並投入人力做好長期的專案紀錄與文件管理，相信除了得到更好的研發成果之外，國內廠商也能夠在碰到侵權訴訟時，找到更多更好的非文獻型的技術資料作為前案證據，大幅降低訴訟風險與管理成本。