• 前言

專利侵權糾紛通常都是由專利權人主動控告他人侵權，然而在專利權人遲而未提出侵權訴訟時，疑似侵權人在製造或販售產品時則需承擔可能侵權之風險，該風險即會致使疑似侵權人進行商業交易活動時處於不安定的狀態。我國民事訴訟法第247條規定：「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之。」為避免疑似侵權人在未被起訴前便遭遇因警告信函或其他警告方式產生之不安定狀態之影響，可能有侵權風險之疑似侵權人得對專利權人提出確認訴訟(Declaratory Judgement )，以除去交易之不安全狀態。本文欲藉我國智慧財產法院所做出之判決，以及智慧財產案件審理法第十六條於確認不侵權之訴中可能造成的爭議，進一步討論確認不侵權訴訟於我國之適用。
 
二、得否提起確認之訴
確認之訴是以確認法律關係為主之訴訟類型，特點是訴之提起必須有確認利益。確認利益是為了除去原告之權利或法律地位現時所存在的危險，就一定之權利關係的存否，與被告間依判決來確認是有必要的。因此，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之(民訴§247I)。而且，確認訴訟係具補充性，以原告不能提起他訴訟者為限(民訴§247II)。[1]
我國實務97年民專訴字15號判決之意旨指出，法律關係之存否對原告有取得契約與否之法律上利益，有「即受確認判決之法律上利益」，惟本案因原告無法證明被告確有散布不實謠言之事實，故仍駁回原告之請求。[2]
97年民專訴字第55號判決之意旨指出，法院認為被告乙以發警告函的方式影響原告甲之商業經營，被告主張侵害專利權卻不逕對原告起訴，使原告是否有侵害被告專利權陷於不明確之狀態，致原告私法上之法律地位有受侵害之危險，此危險得以確認判決除去，有即受確認判決之法律上利益，以此為理由，受理本件確認之訴。[3]
99年民專訴166號判決之意旨，被告於99年5月17日以原告產製「台灣神隆三水合多賜特舒原料藥之製程(下稱系爭產品製程)侵害其系爭專利為由，向本院聲請保全證據，並依本院99年度民聲字第8號民事裁定，於99年5月17日至原告處所保全「台灣神隆三水合多賜特舒」原料藥產品(下稱系爭產品)。原告依法院指示提出系爭產品等供保全，致原告無從利用或銷售該等遭保全之產品，且可預期被告將依法對原告以系爭專利為由提起專利侵權之訴(被告嗣向本院提起侵害專利權之本案請求，經本院以99年度民專訴字第159號審理)，因而有確認原告製造系爭製程是否有侵害被告系爭專利之必要。亦即，原告係為確認兩造間有無侵權行為法律關係，而此一法律關係之存否對原告有得否繼續製造、利用或銷售系爭產品、並排除被告以行使專利權為名所為之干擾行為(包括提起民事訴訟等)等具有法律上利益。揆諸前揭說明，原告私法上地位之危險，以對於被告等之確認判決所得予除去，而有即受確認判決之法律上利益。故原告此部分確認之訴，於法並無不合，應予准許。[4]
102民專訴102號中所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律狀態存否不明確，亦即兩造就該法律狀態是否存在有所爭執，致原告私法上之法律地位有受侵害之危險，而該危險得以確認判決除去者(最高法院27年上字第316號、42年台上字第1031號判例意旨參照)，亦即原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有即受確認判決之法律上利益(最高法院90年度台上字第961號民事判決)。被告發函主張原告等進口、銷售之系爭產品侵害其系爭專利，原告已回函告知未侵害被告系爭專利，詎料被告發函警告原告等之交易相對人，致交易相對人有將系爭產品下架及不再與原告交易之可能，使原告產生困擾更可能造成原告鉅額損失。被告主張原告侵害其系爭專利卻不逕對原告起訴，使原告之系爭產品是否侵害被告系爭專利權陷於不明確狀態，致原告私法上之法律地位有受侵害之危險，而此危險得以確認判決除去，依民事訴訟法第247條第1、2項規定，原告自得提起本件確認之訴。[5]
據此，依上述諸多我國判決實務見解，當專利權人寄發警告信函或是散布疑似侵權之訊息，卻遲未向專利權人提出侵權訴訟時，即會造成疑似侵權人於私法上地位之危險，致使法律關係陷於不明確之狀態，而此危險得以確認判決除去之，有即受確認判決之法律上利益，依民事訴訟法第247條之規定，係可提出確認之訴。
 
三、提起確認不侵權之訴時，得否主張專利權無效
 
97年民專訴字15號判決之意旨，未經專利權人提起侵權訴訟，原告(疑似侵權人)不得在確認不侵權之訴時提出專利無效性抗辯，究其緣由係該抗辯之性質會近似於行政訴訟之舉發程序，而架空了舉發程序之功能。惟我國實務於民事侵權中之無效性抗辯僅構成相對效(本文暫不欲對無效性抗辯是否具爭點效之爭議多做討論)，而非如舉發程序結果的對世效，難謂其相當於行政訴訟之舉發程序。
97年民專訴字第55號、102年民專訴字102號判決意旨，亦認為確認類如本件被告私法上權利不存在，與系爭專利是否具有效性之行政訴訟，兩者目的不同。原告是否就系爭專利舉發並進而提起行政訴訟，不影響原告提起本件確認被告私法上權利不存在之民事訴訟。另依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，智慧財產民事訴訟程序就專利之有效性得逕為認定之前提下，原告提起本件訴訟，主張被告之系爭專利不具有效性，而對原告侵害專利權之各請求權均不存在，更見其實益。否則原告僅能循行政程序爭執系爭專利有效性，坐令被告對原告侵害系爭專利之指責，卻無可資救濟管道，非為智慧財產案件審理法第16條規定之原義。是以原告是否循行政爭訟程序撤銷被告專利權，與原告確認被告對原告私法上請求權不存在，兩者並不相關。以確認被告之專利權排除侵害請求權及損害賠償請求權不存在，判斷之流程與給付之訴並無二致，亦須判斷專利是否具備有效性，再行判斷待鑑定物是否落入系爭專利範圍，最後討論侵權行為人是否具備主觀上故意、過失。
依智慧財產案件審理法第16條之規定，於民事侵權訴訟，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，而不適用停止訴訟程序。
消極確認之訴中，原告本得主張請求權不存在之事由，使其包括權利有效性、侵權與否及可實施性等各項爭點；至於智慧財產案件審理細則第29條規定，不得提起獨立之訴或提起反訴，要求民事法院宣告該專利無效，其係屬行政專權之事項，與此無涉；故於消極確認之訴中，當然得主張專利無效。[6]
 
四、結論
        在專利侵權訴訟中，疑似侵權人常被迫處於被動防禦之地位，確認不侵權訴訟於國際專利訴訟已行之多年，我國雖實務案例較少，但法院實務仍肯認疑似侵權人得提起確認專利不侵權之訴，且得以專利無效性為抗辯之手段，藉此，當專利權人寄發之警告信函或其他警告方式致使疑似侵權人私法上之法律地位處於不安定狀態時，疑似侵權人即得以提出確認不侵權之訴化被動為主動，進而確認及排除其可能侵權之風險。