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【商标解析】中国案例分享—出口报单证据对于案件的影响。

2023-05-05


 假设案例(一):
  甲公司想要以乙公司初步审定公告之系争「A’」商标(申请日: 2022 年 1 月 1 日;核定商品:衣服)系利用不当手段抢先注册甲公司已经使用于衣服商品之引证「A」商标,违反中国商标法第 32 条:「申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标」之规定,提出异议,并检附甲公司在 2020 年委托中国业者生产引证「A」商标衣服商品之订单、标示有引证「A」商标之衣服实物照片,以及 2020 年引证「A」商标衣服商品出口至新加坡之出口报单。在无其他证据的情况下,出口报单在本案中的效果如何?
 
分析:关于 2020 年引证商标衣服商品之委托生产订单、商品实物照片及商品出口至新加坡之出口报单,若该等单据及商品实物照片可相互勾稽,即商品照片、订单及出口报单可证明甲公司委托中国业者生产、出口之衣服商品就是照片中标示有引证商标之衣服商品,因该等证据显示日期为 2020 年,且可知甲公司有透过生产经营活动,使其「未注册」之引证商标发挥识别商品来源之作用,引证商标属于「已经使用」。但因为该条文另规定「有一定影响的商标」,而此处具有一定影响力之判断,当事人须举 证证明其在先未注册商标之知名度,且足以使系争商标申请人明知或应知该商标存在者,方可认定构成「有一定影响」[1]。由于引证商标商品在中国生产后立即出口,该等商品既然没有在中国实际交易市场流通,则难以证明引证商标具有知名度,或足以使乙公司知道引证商标之存在,而证明引证商标在市场上具有一定影响力。故在商品生产后直接出口之情况下,出口报单应难以成为引证商标在中国市场具有一定影响力之有利证据[2]

 假设案例(二):
  甲公司注册已满 3 年之系争「B」商标(核定商品:衣服)遭乙公司以无正当理由三年未使用为由,提出撤销申请,国家知识产权局通知甲公司应提出 2020 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日间系争商标于衣服商品之证据。甲公司则提出 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31日间委托中国业者生产制造标示有系争「B」商标之衣服商品之订单、商品实物照片,以及上述商品销往新加坡之出口报单,商品生产后直接出口是否可作为系争商标有持续使用之证明?
 
分析:由甲公司之订购单、商品实物照片,以及系争商标商品之出口报单若可形成于指定期间内(2020 年 4 月 1 日至 2023 年 3月 31 日)甲公司有出口标示系争商标之衣服商品,即可证明甲公司有使用系争「B」商标于衣服商品之事实。然系争商标之衣服商品生产后直接外销,系争商标之商品并未在中国市场流通,此时我们则需要进一步思考,撤三案件中是否规定商标使用之商品需要在中国境内流通方可做为商标有持续使用之证据?依国家知识产权局制定之《商标审查审理指南 2021》之说明:「系争商标实际使用的商品未在中国境内流通而直接出口的,可以认定构成核定商品的使用[3]」,纵使系争商标之商品未在中国境内流通,商品生产后直接出口系可作为系争商标无连续三年停止使用之证据。再参酌实务判决之说明,如(2020)京 73 行初 1901 号判决:「虽然该商品未在中国市场流通,但是该出口行为系积极使用商标的行为,并未搁置和浪费商标资源,如果不认定该行为为商标使用行为,恐不尽公平,且有悖于拓展对外贸易的政策,故上述行为属于对诉争商标的商业性使用。」可知在证据可相互勾稽之情况下,商品生产后直接出口之证据可被认定是系争商标有持续使用。
 
 假设案例(三):
  甲公司注册已满 3 年之系争「B」商标(核定服务:进出口代理服务)遭乙公司以无正当理由三年未使用为由,提出撤销申请,国家知识产权局通知甲公司应提出 2020 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日间系争商标于进出口代理服务之证据。甲公司则提出 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日间标有系争「B」商标出货予新加坡业者之出货单,以及标有「B」商标之衣服商品从中国出口至新加坡之出口报单。在无其他证据的情况下,该出口报单能否成为系争商标有持续使用于进出口代理服务之证明? ​
 
分析:《类似商品和服务区分表》第 35 类中所提到之「服务」主要目的在于为他人提供服务,而非为自己业务需求从事有关的行为,因此所谓「进出口代理服务」是指业者提供专业代理服务「为他人」之商品办理进出口贸易等事项,自不包括自行办理自己商品之进出口业务。本案例中,甲公司提出标有系争「B」商标之出货单,以及销售「B」商标衣服商品至新加坡之出口报单,其目的只是为了销售自己产制的商品所为之行为,并不是为他人商品办理进出口服务,所以甲公司所提供的证据充其量只能证明其有销售标有「B」商标之衣服商品至新加坡,但无法证明其有从事「进出口代理」服务之事实。
 
总结:
  
虽然上述三件案例所提供之证据主要均为商品出口报单,但因为要证明之事项不同,即:商标是否具有一定影响力、商标是否有持续使用,以及商标之使用是否符合核定商品/服务项目,而会得出不同之结果。因此判断证据是否可作为案情之有利证明,并非单就证据之种类(例如:进出口报单、广告单等)能否被官方接受而论,而需要进一步检视证据能否证明法条所要求之要件。


 
 
[1] 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》16.25。
[2] 使用在先未注册商标的商品未在中国境内流通且直接出口的,当事人主张诉争商标的申请注册 属于商标法第三十二条规定的「以其他不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标」情形的,不予支持《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》16.25。
[3] 国家知识产权局制定《商标审查审理指南 2021》p.368。