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【商标解析】减损著名商标识别性的认定差异,让最高行政法院告诉您

2023-07-04 商标组 张成祥


壹、前言
  近期最高行政法院对著名商标之著名程度,做出统一见解之裁定。首先,何谓著名商标呢 ? 著名商标,白话文即是该商标所表彰之品牌识别性、信誉等等,相较于一般商标而言,更为消费者所认识熟悉,有着较高知名度,因此在法规范的保护层面,也自然较一般商标严谨许多。而在实务上如何认定是否为著名商标,通常会参酌许多证据事实,以及消费者熟悉程度,综合许多因素评断。其中,著名商标在消费者熟悉程度高低这部分,究竟须达到一般消费者皆熟悉,还是只要相关消费者熟悉即可,将大大影响著名商标法律条款之适用,而过往在实务案例上着实存在许多不同的意见,此次裁定则统一见解。
  笔者将以该裁定涉及之案例,并综合法律规范来简要说明、分析著名商标著名程度高低之影响。
贰、最高行政法院大法庭111年度大字第1号裁定摘要
  本件裁定涉及之关系人分别是义大利商法伦提诺公司(下称上诉人)、经济部智慧财产局(下称被上诉人)、优尼士国际股份有限公司(下称参加人),背景事实为涉及参加人所有之注册第01920292号商标「GIOVANNI VALENTINO」,是否有商标法第30条第1项第10、11款之适用。经上诉人对被上诉人先行提起商标异议程序,被上诉人审查后做成「异议不成立」之处分,上诉人不服提起行政诉讼,一审驳回后,上诉人上诉,上诉审合议庭认为本案涉及商标法第30条第1项第11款之著名商标有关规定适用,与先前裁判见解歧异争议,因此提出本件提案并由最高法院大法庭做出统一见解之裁定。
  本件争点:商标法第30条第1项第11款:「商标有下列情形之一,不得注册:……十一、相同或近似于他人著名商标或标章,有致相关公众混淆误认之虞,或有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者。但得该商标或标章之所有人同意申请注册者,不在此限。」,在该法条后段所称之「著名商标」,其著名程度应否解释为超越相关消费者而达一般消费者普遍知悉之程度,始有该后段规定之适用?以下兹摘要部分裁定内容与采纳的理由与各位读者分享:
(一)
商标法施行细则第31条规定:「本法所称著名,指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知者。」业已明订于有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知之程度即属商标法所称著名商标,并未再就商标法第30条第1项第11款前段、后段所称之著名商标分别作不同界定。
(二)
商标法第30条第1项第11款著名商标保护审查基准3.2明订:「第30条第1项第11款后段有关商标淡化保护之规定,其对商标著名程度之要求应较同款前段规定为高。……商标著名程度若高至一般公众所普遍认知的程度,就较有可能适用第30条第1项第11款后段规定。」依上开审查基准规定,亦无要求商标法第30条第1项第11款后段所称之著名商标,其著名程度应解释为超越相关消费者而达一般消费者普遍知悉之程度,始有该后段规定之适用。
(三)
依WIPO于1999年9月公布关于著名商标保护规定共同决议事项,关于著名商标减损或淡化其著名程度是否要求达一般公众所普遍知悉程度系可由会员自行决定。而我国商标法于92年增订著名商标减损规定,依行政院提案说明记载,以及商标法施行细则第31条规定:「本法所称著名,指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知者。」均无要求商标法第30条第1项第11款后段所称之著名商标,其著名程度应达一般消费者普遍知悉之程度,始有该规定适用之意涵。
(四)
商标法第30条第1项第11款前段所称「相同或近似于他人著名商标或标章」,亦为后段规定著名商标减损之成立要件。如解释该款前段之「著名商标」内涵为指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知者,而解释该款后段之减损著名商标之识别性或信誉之虞要件中之「著名商标」内涵为指有客观证据足以认定已广为一般消费者所普遍认知,显然就同为著名商标减损各别要件中,相同「著名商标」用语却作前后不一致之解释。
 以上,为笔者仅就最高法院之裁定内容简要整理并摘要撷取予读者分享,惟在裁定前面尚有异议、诉愿等阶段之证据及意见,详细资讯可上智财局官网及法院判决系统径行搜寻阅读参考。

参、评析
  从此次最高行政法院大法庭之裁定来看,对于「著名商标」在商标法第30条第1项第11款后段,其著名程度应否达一般消费者普遍知悉之程度,始有该后段规定之适用 ? 显然的,是采取只要有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知之商标,无须达一般消费者普遍知悉之程度,即有该款后段规定之适用。 然而,实际上是否有无减损著名商标之识别性或信誉,则仍应参酌审查基准规范如1.商标著名之程度、2.商标近似之程度、3.商标被普遍使用于其他商品/服务之程度、4.著名商标先天或后天识别性之程度、5.系争商标权人是否有使人将其商标与著名商标产生联想的意图之其他等等因素综合判断。另外,该裁定尚有须注意之处,如:1.先前实务上常采用之最高行政法院105年11月份第1次庭长法官联席会议决议,该决议所采之目的性限缩解释立场,须达一般消费者普遍知悉之程度,亦因本次裁定而改变以「相关事业或消费者所普遍认知」为标准;2.有关商标法第30条及第70条规定,在著名商标侵权行为之法条用词如解释上不一致,将造成民事诉讼与行政诉讼产生歧异情形。以上两点亦是此次裁定其中论点,惟如深入探讨将涉及较多衍生内容,因此笔者仅稍微整理,一并供参。

肆、结论
   此次裁定,影响层面较深的应是著名商标的著名程度,也就是在消费者间熟悉度高低部分,对于淡化、减损著名商标识别性之适用,解释上具有一定程度放宽之效果,换句话说,即是权利人只要能够举证商标已达著名,且其著名程度已达相关消费者知悉,尽管未达一般消费者普遍知悉,亦可受商标法第30条第1项第11款后段之保护,免于识别性或信誉遭淡化之风险而在笔者实务经验上,著名商标相较于一般商标而言,在维权方面确实有较多的优势,然而在举证方面也是相对困难,也因为要成为著名商标并不是件易事,更是权利人花费大量心力行销商品/服务所得到的回馈,给予其在法规上较全面之保护但又不过度扩张权利范围,尺寸的拿捏相对重要。总的来说,除了藉由分享此次裁定提醒避免侵害著名商标权益外,笔者更希望品牌拥有者们,努力将自身发展至著名商标程度,不仅获得更完善保护,也代表品牌已经发扬光大,更为消费者知悉及认可。
 
参考资料:
最高行政法院111年度大字第1号裁定