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【智財評析】「聲明不專用」制度之介紹

2022-02-25 商標組 王竹平


什麼是聲明不專用制度? 
  商標法在第29條第3項特別規定有「商標圖樣中包含不具識別性部分,且有致商標權範圍產生疑義之虞,申請人應聲明該部分不在專用之列;未為不專用之聲明者,不得註冊。」由本條之內容可知,當商標圖樣中之部分(1)不具識別性;且(2)有致商標權產生疑義之虞,即有聲明該部分不專用之必要。而所謂「聲明不專用」則指商標權人表示其對該不具識別性之部分不單獨主張商標專用權。

聲明不專用之目的 
  商標法中為何要設有「聲明不專用」制度?主要是因為商標只要整體具有識別性,即具備有商標表彰商品/服務來源之功能,但許多申請人為促銷之目的,經常將商品/服務有關之品質、功能、產地等說明文字,或廣告標語等不具商標識別性之文字或圖形放入商標圖樣中一同申請註冊,例如:

其中「金門酒廠實業股份有限公司」(未經設計之公司名稱)、「KINMEN KAOLIANG LIQUOR INC」(未經設計之公司名稱)及「特優58°」(指定商品之說明文字),即為不具識別性,且有致商標權範圍產生疑慮之部分。為避免商標註冊後,商標權人主觀上錯誤認知商標權範圍包含圖樣中不具識別性之事項,而據該部分主張權利,造成競爭同業之困擾,因此制定商標圖樣中不具識別性之部分,且「有致商標權範圍產生疑義之虞」者,須聲明不專用,使整體具有識別性之商標,得以保留該等單獨不得註冊部分於商標圖樣中,無需特別刪除該部分在申請註冊,並讓商標取得之權利範圍得以明確。

哪些是需聲明不專用之事項? 
  因為商標可由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀等組成(商標法第18條參照),故該等元素若有不具識別性之情況,且有致商標權範圍產生疑慮,即須聲明不專用。其中商標元素是否不具識別性可參考經濟部智慧財產局所制訂之「商標識別性審查基準」,至於是否有致商標權範圍產生疑慮,參酌「聲明不專用審查基準」(以下簡稱「審查基準」)之說明,通常則會考量該部分是否為「同業及公眾經常使用之文字或圖形」等加以判斷,若越是同業或公眾經常使用之文字或圖形,商標權人越不至於認為該部分為其商標權範圍所及,同業亦不容易懷疑商標權人取得該部分之專用權,無致商標權範圍產生疑慮之可能,即無須聲明不專用;反之,若該部分少有同業及公眾使用,商標權人就該部分是否取得商標權容易產生疑義,故應聲明不專用。
  在「審查基準」中亦明確闡釋了需要聲明不專用之情況,今僅舉例較常見之型態如下:
(一)姓氏及姓氏與稱謂等之結合:
因競爭同業間可能會有使用自己姓氏之需要,故不宜由一人獨占專用權利,為避免產生商標權及於姓氏之疑義,故姓氏應聲明不專用。例如:
  1. 註冊第01694149號「 」商標中「王家」為王姓家庭之意,應聲明不專用。
  2. 註冊第01654620號「 」商標中「丁媽媽」為對丁姓婦女之尊稱,不脫姓氏之含義,應聲明不專用。
(二)公司名稱:
未經設計之公司名稱因給予消費者之認知係用以表示營業主體本身,並非作為識別商品或服務來源之用,故不受商標法保護,為避免產生該部分為商標權效力所及之疑義,「審查基準」明訂未經設計之公司名稱應聲明不專用。例如:註冊第02157498號」商標中「佑電股份有限公司」與「YOUDEN CORPORATION」分別為商標權人之中、英文公司名稱,應聲明不專用。
(三)標語:
標語可能為申請人所創用,或同業間少有相同組合文字之使用情形,商標權人就該部分是否取得商標權容易產生疑義,故應聲明不專用。例如:註冊第02138303號「 」商標之「喝到世界的美好」為標語,即應聲明不專用。
(四)文字經設計時,未經設計之原始文字有致商標權範圍產生疑義之虞者,應聲明不專用:  
不具識別性之文字經設計若已脫離純粹說明、通用名稱或其他不具識別性文字之印象,而具有識別性,係可准予註冊,惟其註冊後取得排他使用之效力,並不及於未經設計之文字,申請人不得排除第三人使用該文字。而未經設計之原始文字若不具識別性,且有致商標保護範圍產生疑義之虞,應將未經設計之原始文字聲明不專用,始得註冊。例如:註冊第01650829號「 」商標因為「江」係姓氏,應聲明不專用,而聲明之方式為「本件商標不就『江』文字主張商標權」。
(五)外國文字:
英文以外之外國文字,因國人對該文字理解未達普及之程度,為避免競爭同業因不瞭解字義,而不清楚商標權範圍所在,凡屬不具識別性者,應一律聲明不專用。例如:註冊第01885151號「 」商標中之日文非台灣業者能普遍理解之文字,因此「しゃぶ しゃぶ」為「涮涮鍋」之意;「ブッフェ」意指「自助餐」、「おやさいたっぷり」則係「蔬菜充足」,均應聲明不專用。
(六) 型號:
型號雖非業界通用之規格,而是業者用來區別自己所提供不同系列商品之方式,一般消費者不會以型號識別商品來源,故不具識別性,當商標圖樣中包含型號時,為避免產生其為商標權範圍所及之疑義,「審查基準」規定應聲明不專用。例如:註冊第01535475號「BMW M1」商標中「M1」為所指定汽車商品之型號,故應聲明不專用。

聲明不專用之效果 
  商標獲准註冊後,雖然商標權人已將圖樣中部分文字或圖形聲明不專用,但商標權人仍取得於指定商品/服務使用「整體商標」之權利,而非單獨使用商標中特定部分之權利。換言之,在申請時商標圖樣中不具識別性之部分經聲明不專用,將使商標權人之後不得單獨就該部分對他人之使用主張權利[1],因該部分非商標權範圍所及,透過此一制度之設計,避免商標權人就商標圖樣中不具識別性之部分據以對他人主張權利。故聲明不專用制度,僅是於審查程序就可能發生商標權爭議之情形,預作防範的行政措施。
  然而,在涉及二商標是否造成消費者混淆誤認之虞,根據混淆誤認之虞審查基準之規定,判斷時仍應以整體商標圖樣為觀察。若商標圖樣中有不具識別性之部分,依混淆誤認之虞審查基準5.2.12之說明,不論其屬有致商標權範圍產生疑義之虞並經聲明不專用,或無疑義之虞而未經聲明不專用,雖會列入商標整體比對,但因該部分並非作為商品/服務來源之主要識別部分,在判斷時僅會被施以較低之注意力,但仍不排除因個案之具體情形,有影響混淆誤認之虞判斷之可能。
 
結論 
   聲明不專用制度雖然係希望可以使商標權人及競爭同業清楚註冊商標之權利範圍,避免商標權人就商標圖樣中未取得專用權之部分,對他人主張權利,而在「審查基準」中對於應聲明不專用之事項亦有詳細之說明。但當聲明不專用之部分與商標是否有致生混淆誤認發生問題時,實務上是否會以經聲明不專用之部分因不具有專用權,非商標權範圍所及,而不得主張權利,即秉持「不得單獨以聲明不專用之部分主張權利」為主要考量因素,或是不論該部分是否有商標權,只要構成近似並且有產生混淆誤認之疑慮,後註冊之商標即可被撤銷,這個問題及實務見解將待日後,另以實際案例為大家做進一步之介紹。

 
[1] 「商標圖樣部分聲明不專用後如何主張權利問題」,經濟部智慧財產局,商標法令解釋、動態,https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-515-860232-85fa8-201.html (最後瀏覽日期:2022年2月23日)