【智財評析】從110年度行商訴字第28號行政判決淺談商標法有關「同一性」判斷標準
- 前言：
商標經申請審查通過，取得商標權後，實際使用的態樣應以註冊圖樣為原則，白話文也就是圖樣怎麼註冊就怎麼使用，然商標權人在商業經營時，常有美觀編排、招牌大小、外包裝設計等等因素，將商標本身變化運用，與當初申請商標之圖樣不盡相同時，是否會造成權利瑕疵或產生爭議呢? 在實務上，較常出現爭訟糾紛的，便是因商標有無使用，進而衍生不具「同一性」之疑慮，導致商標權利被廢止的案件，相關判決引用的條文即為商標法第63條規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。…」，及同法第64條規定：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。」，先行供讀者知悉。
「同一性」為何概念，智慧財產局頒布之「註冊商標使用之注意事項」揭示：「所稱同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標。註冊商標實際使用時，僅變更商標圖樣的大小、比例、字體或書寫排列方式、中文的正異體字、外文字母的大小寫等，通常屬於形式上略有不同，不失其同一性。但如果將商標中引人注意的主要部分刪略不用，或增加其他語詞或圖案，以致與原註冊商標產生顯著差異，依社會一般通念及消費者的認知，不足以使消費者認識它與註冊商標是同一個商標，就不具同一性，不認為有使用該註冊商標」。換言之，判斷商標有無同一性是以消費者角度為出發點，實際使用態樣能使消費者產生與註冊商標圖樣相同之印象，認為二者是同一商標，即具有同一性。不過，這樣說詞可能還是太過艱澀抽象，筆者嘗試以最近實務案例，簡要分析法院對於「商標使用同一性」之認定標準與見解。 - 智慧財產及商業法院110年度行商訴字第28號行政判決：
- (一)、案情介紹：
原告之前手-張oo-（美方冰菓室）前於民國69年5月21日以「美芳」商標，指定使用於當時商標法施行細則第28條第7類之「各種冰果店、芋仔冰店、小吃店、飲食店、飯店、餐廳等餐宿及旅行之服務」，向被告-智慧財產局-申請註冊，同年月26日更改商標名稱及圖樣為「美芳及圖」，經被告審查，核准列為註冊第00004374號商標（下稱系爭商標，如附圖「
」），90年1月19日核准延展註冊之服務名稱為「冰果店、芋仔冰店、小吃店、飲食店、餐廳」服務（下稱系爭服務），嗣於106年2月15日申准將系爭商標權移轉登記予原告。 109年5月14日參加人-黃oo-以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之廢止事由，向被告申請廢止註冊。案經被告審查以109年10月30日中台廢字第L01090279號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，經濟部於110年3月9日以經訴字第11006301570號訴願決定駁回，原告不服，遂向智慧財產及商業法院提起訴訟。 - (二)、 爭點：
原告於本件申請廢止日（109年5月14日）前3年內，有無將系爭商標使用於其指定服務之事實？
- (三)、 判決理由簡單摘略如下：
系爭商標「」係由寫實之城門圖、城門左側一個戴廚師帽的蓄鬍男人頭、城門右側一隻豎起大拇指的手構成之圖形（下稱城門廚師比讚圖），以及下方由左至右橫書中文「芳美」所組成，指定使用於「冰果店、芋仔冰店、小吃店、飲食店、餐廳」服務。本件就原告提出之證據審酌如下：
- 教育部頒訂之「中文書寫及排印方式統一規定」(甲證3)、原告為經營冰果店而與各廠商交易往來之帳單資料(甲證8)、系爭商標註冊資料(甲證10)、均非系爭商標使用於指定服務之事證資料。
- Google以「美方芋仔冰城」及「美芳芋仔冰城」之搜尋結果及網友對於原告冰果店之介紹(甲證1)、消費者於Google評論中檢附之包含系爭商標圖樣之商品包裝盒照片(甲證2)、原告官方網站中臚列的分店資訊(甲證4，如附圖「
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」)電視媒體介紹、採訪原告冰果店之影片截圖(甲證6)部分之照片，可清楚辨識圖樣部分所顯示者或為「美字城門設計圖」與「美方芋仔冰城」、「美方」之組合、或為城門廚師比讚圖與「美方冰品」、或為「美方芋仔冰城」與城門廚師比讚圖之組合圖樣，均非系爭商標完整圖樣，且均無由左至右「芳美」之中文識別部分，與系爭商標不具同一性，自難認係屬系爭商標之使用證據。 - 原告於西湖店招牌及店內牆上懸掛之系爭商標招牌照片(甲證7)，可認為系爭商標之使用圖樣，然並無拍攝日期，亦無其他相關佐證可知何時懸掛使用，無法採認為本件申請廢止日前3年內之使用證據。
- 基上，依現有證據資料，尚難認原告於本件申請廢止日前3年內有使用系爭商標於指定服務之事實。
- 又原告主張系爭商標在本件申請廢止前3年內合法使用於所指定之「冰果店、芋仔冰店、小吃店、飲食店、餐廳」服務，依一般社會通念及消費者所提供之網路資料，同時參考原告所檢送之使用證據，不難得知原告實際使用之商標與系爭商標圖樣具有同一性，且系爭商標使用之情形亦包含在廢止前3年內之事證云云，經查：
- 按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法第64條定有明文。所謂同一性，係指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，而認為二者是同一商標，即具同一性。又獲准註冊之商標如為文字及圖形之聯合式，則商標實際使用時，應一併使用該文字及圖形，如僅單獨使用其中一部分，即不認為有使用註冊商標（最高行政法院109年度判字第281號判決意旨參照）。
- 原告提出之網路資料及使用證據，均無法認定原告於本件申請廢止日前3年內有使用系爭商標於指定服務之事實，已如上述，原告並未提出系爭商標主要識別特徵，亦即城門廚師比讚圖與由左至右「芳美」組合圖樣於本件申請廢止日前3年內之確實使用事證，縱有提出將城門廚師比讚圖與其他中文「美方冰品」、「美方芋仔冰城」組合圖樣之使用事證，系爭商標申請註冊時登記之名稱確如原告主張係「『美芳』及圖」，然就系爭商標圖樣而言，僅單獨使用其中城門廚師比讚圖部分，而無系爭商標下方中文部分，所使用之各該圖樣整體已變更系爭商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，無法使消費者產生與系爭商標相同之印象，原告亦係將城門比讚圖與中文「美方」組合之圖樣另外申請商標註冊，參酌前揭判決意旨，原告前揭提出之資料自難認屬系爭商標之使用事證，原告所為主張不可採。
- 綜上所述，依現有證據資料，尚難認原告於本件申請廢止日（109年5月14日）前3年內有使用系爭商標於指定「冰果店、芋仔冰店、小吃店、飲食店、餐廳」服務之事實。
- (一)、案情介紹：
- 評析
本案法院之所以做出維持原處分判決，認可廢止處分書之決定，主要在於商標使用證據上論斷，而從廢止處分書到本件判決理由，可彙整以下幾點：- (一)、 從廢止處分書所提出的出貨單、對帳單、報價單可勾稽之營業需要用品如瓶子、瓶蓋、木匙、木筷之廠商往來買賣證明，再到原告本案提出系爭商標的使用證據甲證1、3、10等等，均非指定服務「冰果店、芋仔冰店、小吃店、飲食店、餐廳」使用事證。姑且不論上述使用證據真實性，重點在於以上證據均未含有原本註冊之系爭商標，充其量只能證明是原告為經營美芳芋冰城、美芳芋仔冰城所營業需要之物品，難作為系爭商標有使用之事證。
- (二)、 再者，作成廢止處分書前的答辯階段，原告雖有提出獲獎獎狀、新聞報導截圖等等使用證據，加上本案又提出甲證1、2、4、6、7等含有商標圖樣之各種資料，然經法院審酌皆非系爭商標註冊時之完整圖樣態樣，為原告自行隨意組合文字與圖等變換用法，或即使有完整系爭商標呈現但並無法確認使用日期，是否落在申請廢止日前3年內有所存疑，亦無法當成使用證據。
- (三)、 因此，從廢止處分書到本案判決，本案關鍵在於使用事證是否符合系爭商標有使用且具同一性標準。然而，原告所提出眾多證據，不僅不符合商標使用定義，即非指定服務行銷事證，或縱使證據含有商標圖樣，然均未呈現系爭商標主要識別特徵，即城門廚師比讚圖與由左至右「芳美」組合圖樣，多是含有將城門廚師比讚圖與其他中文「美方冰品」、「美方芋仔冰城」組合圖樣之使用事證，顯然與原系爭商標有別。又，雖然系爭商標申請註冊時登記之名稱確實為「『美芳』及圖」，然消費者並不會知道商標登記名稱，而是以看到圖樣當下為留在心目中之印象，並將其認可為辨識品牌來源之商標。然而，原告所提呈之各使用證據中該圖樣整體已變更系爭商標主要識別的特徵，僅單獨使用其中城門廚師比讚圖部分或與其他文字作結合，而無系爭商標下方中文「芳美」部分，變成消費者在看到商標時，因原告實際使用上都省略下方中文字「芳美」或是改與其他中文字做結合，進而產生新的印象，而不會與原系爭商標作連結。
- (四)、 以上，不難發現，法院認為系爭商標為圖及文字都佔據同樣相當比例之聯合式商標(聯合式商標簡單來說就是非純文字商標)，在實際使用上缺一不可，而原告自身任意變換文字左右方向、同音異字、增減文字等用法，導致其中一部分未出現即難認商標使用具「同一性」，依社會一般通念及消費者的認知，已經無法使消費者產生與系爭商標相同之印象，作出原告敗訴之決定。
- (五)、 本件案例，法院從證據是否符合商標使用之審查，到使用方式是否與原註冊商標圖樣具「同一性」之判斷，實務上之認定評判的操作方式，有個令人玩味之處。試想，系爭商標申請時為民國60年代，當初社會大眾對於文字還是習慣從右到左的閱讀方式，直到民國80年代教育部才正式改變中文橫式書寫方向。而，本件判決為民國110年所作成，歷經時間上變遷與背景年代的不同，法院執著自左而右為「芳美」的認知，假如原告提出證據含有完整系爭商標圖案和自左而右的「美芳」文字部分，甚至是「美芳芋仔冰城」時，是否符合使用上之同一性，則法院會以什麼樣的角度去審酌本案呢 ? 消費者又會不會認為是同樣一個品牌呢 ? 筆者認為，這一點也是很值得去思考，畢竟許多品牌都是歷經長久發展，甚至是百年老店的長青樹了，當時的商標態樣及使用方式與現今可能已有很大的不同，而本案是否屬於此種情形，亦或僅是使用證據提供上的不完備 ? 就留給各位讀者想像與動動腦了。
- 結論：
近年，由於智慧財產權發展日益成熟，許多企業或個人都已有在發展商業並行銷商品/服務前，先行在智慧財產權規劃布局之觀念。然而，就以商標權利來說，除申請前先行向智財專家尋求諮詢，確認代表品牌之商標圖樣無不予註冊風險，及指定註冊商品或服務符合公司的營運目標外，已擁有之商標權同樣重要，註冊後有無使用及使用方式正不正確，均可能涉及商標被撤銷之許多風險。因此，關於企業或個人所有之商標權或其他如專利、著作等智慧財產權，應要定期健檢，適時檢視權利運用保護是否得當，是否需要再多加強化維護自身品牌，以免遭受猝不及防的風險，進而導致企業或個人之利益損失，連帶使費盡心血好不容易發展起來的品牌，瞬間就前功盡棄。總而言之，如何有效實現行銷收益又能降低營運成本之避險動作，不只是時下大眾瘋迷之各種投資行為所需注意，更是廠商及個人商業發展上都需要時時深思的重要課題。
資料來源：
1、商標法
2、註冊商標使用之注意事項
3、智慧財產及商業法院110年度行商訴字第28號行政判決
