前言
法國設計師Christian Louboutin為其紅色高跟鞋底設計申請註冊商標，並在歐洲控告Van Haren的案子，荷蘭海牙地方法院對於紅色高跟鞋底商標是否因違反歐盟指令(Article 3(1)(e) of Directive 2008/95/EC)而應被認定無效，申請歐洲法院解釋。該案於2018年6月12經歐洲法院判決認為以紅鞋底設計申請商標並未違反上述歐盟指令。本案之所以引人關注，除了品牌知名度以及案件本身之實質法律爭議外，歐洲法院在審理過程中，其判決結果和歐洲法院Szpunar佐審官（Advocates-General）先前在2017年6月及2018年2月提出之意見相歧異，也是原因之一。
案件背景
本案中，商標權人在2009年12月28日申請，在2010年1月6日獲准註冊指定使用商品為「鞋(整形外科用鞋除外)」的荷比盧商標(Benelux trade mark，註冊第874489號，下稱系爭商標)，之後於2013年4月10日減縮商品為「高跟鞋(整形外科用鞋除外)」，系爭商標被描述為：將紅色(Pantone 18 1663TP)使用於如所示高跟鞋之鞋底(鞋子的輪廓不構成商標的一部分，僅用於標示紅色顏色所在位置)。
圖片來源：Case C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. van Haren Schoenen BV, Opinion of Advocate General Szpunar (22 June 2017).
系爭商標有效性之所以引發爭議，主要是涉及歐盟指令2008/95/EC相關規定。歐盟2008/95/EC指令第3條(1)(e)(iii)規定：「1.以下情形不得註冊商標，或應被撤銷：……(e)商標僅由下述內容構成（consist exclusively of）：(i) 形狀是由本身之商品性質所導致(the shape which results from the nature of the goods themselves;)；
(ii) 商品形狀是獲得技術結果所必要(the shape of goods which is necessary to obtain a technical result)；
(iii) 該形狀對該商品具有重要價值(the shape which gives substantial value to the goods)…」
因此，本案在歐洲法院的問題爭議點即在於，系爭商標(紅色高跟鞋底商標)，是否為形狀商標？是否應依歐盟2008/95/EC指令第3條(1)(e)(iii)規定被認定為應被撤銷？
歐洲法院Szpunar佐審官之意見
對此爭議，歐洲法院Szpunar佐審官（Advocates-General）從條文目的出發見提出意見，並認為有必要先對於系爭商標之類型作一確認，並認為：雖然當事人有將系爭商標描述為「位置商標(position mark)」，但除了歐盟指令、法院案例沒有此一類型外，將其歸類為「位置商標(position mark)」仍不能阻止該商標是由商品的形狀組成，因為形狀商標也包含了呈現部分商品或元件形狀的標識。因此，佐審官認為，要判定的爭議問題為，本案中的系爭商標是顏色商標？還是同時請求對顏色為保護的形狀商標？並認為，有必要考慮有爭議的商標本身是否為僅尋求某種顏色保護，與空間性之界限無涉？或是相反地，該保護是要與商品形狀的特性相連結？
就此，Szpunar佐審官認為，因為顏色是應用到商品的一個明確部位，而該顏色與該商品的特定元件是無法分離的，故系爭商標具有空間性界限的觀點應能被採納。關於商標權人沒有針對商品輪廓要求保護，而是可以自由地改變為不同模型一事，作審官認為並不影響決定，且輪廓在許多情況下可能都不是一個標識的基本特徵。相反地，必須確定的是，該標識是依據其尋求保護的顏色本身，或是該因顏色定位於與商品形狀有關元件上的特定位置，而能獲得其識別性，本案中，為了分析其功能，系爭商應被解讀應為由商品的形狀組成的商標，並尋求保護與該形狀相關的某種顏色。
過往，法院已認為，Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95的適用，不限於僅具有藝術或觀賞價值的商品的形狀，而且也適用於除了美學功能外，還具有其他基本功能的商品標識。此外，分析應僅涉及形狀的內在價值，不應考慮因商標或其權利人的聲譽所帶來的商品吸引力。必須謹記在心的是，該條款的目的在於防止因成功的商品外部特徵而帶來不當壟斷，故乃禁止商標所賦予的保護被用來獲得不公平的競爭優勢；若該優勢不是由形狀的內在特徵造成的，而是由商標或其權利人的聲譽造成的，則該不應適用該條款。
依此，佐審官建議：歐盟2008/95 / EC指令第3（1）（e）（iii）款應被適用於：一個由商品的形狀組成，並尋求保護與該形狀相關的某種顏色的商標。就在該條款所述“對該商品具有重要價值”應解釋為，只涉及形狀的內在價值，並且不應將商標或權利人的聲譽考慮在內。
歐洲法院之判決
Szpunar佐審官雖然提出了對Van Haren較有利之意見，但歐洲法院法官在2018年6月12日裁判時，卻採取了較有利於商標權人的立場，歐洲法院法官認為，鑒於歐盟2008/95 / EC指令第3（1）（e）（iii）並沒有對「形狀」一詞做出定義，該概念的意義和範圍必須考慮到日常用語的習慣含義，同時也要考慮其立法的背景和目的，在商標法的範疇下，「形狀」通常被理解為概述相關商品的線條或輪廓。依據2008/95 / EC指令、法院過往案例，或該概念的通常意義，沒有輪廓的顏色本身不能構成「形狀」。
歐洲法院認為爭議點在於，某種顏色因適用於商品的某一特定部分，而導致是否構成第3（1）（e）（iii）條含義內的形狀構成的問題？並認為雖然產品或部分產品的形狀在為該顏色建立輪廓方面發揮作用，但在一個只要求保護商品中特定部位顏色，而沒有尋求保護形狀的商標註冊案中，不能因此認為該商標包含了形狀。系爭商標與高跟鞋鞋底的具體形狀沒有關係，因為系爭商標的描述明確指出，鞋子的輪廓不構成商標的一部分，僅用於標示該商標註冊案中之紅色顏色所在位置。而無論如何，一個標識不能只有由形狀組成，在本案，該標識的主要元素是由可依國際識別碼指定之特定顏色。綜合上述理由，歐洲法院認為，歐盟2008/95 / EC指令第3（1）（e）（iii）必須解釋為：一個具有將顏色使用於高跟鞋鞋底之標識，如本案之情形，並非全然由該條款所稱之「形狀」所構成。
評析：
綜觀歐洲法院佐審官之意見與歐洲法院法官之判決理由，可以發現Szpunar佐審官曾提及歐盟2008/95 / EC指令第3（1）（e）（iii）也適用於具有美學功能以及其他基本功能的商品標識，著墨於帶有顏色之形狀標識被透過商標註冊方式獨占使用所可能引發之不當競爭效果。至於歐洲法院，則是偏重於商標權人申請時對於商標之描述，認為該案是一個只要求保護商品中特定部位顏色的商標註冊案，並非歐盟2008/95 / EC指令第3（1）（e）（iii）所稱之形狀商標。
本文認為，兩者之描述，雖然立論有差異，但不難發現，本案的難處應該是在於顏色是帶來美感的重要元素，如果容許某家廠商以商標註冊方式獨占商品特定部位某顏色之使用權，是否會讓廠商增加其他廠商所無之競爭優勢的問題。回歸到在本案中，問題便是，排除商標權人聲譽因素後，容許一家廠商獨占地使用紅色作為高跟鞋鞋底，是否為其帶來競爭優勢？？
事實上，歐盟2008/95 / EC指令第3（1）（e）（iii）號規定，我國商標法也有類之規範，即商標法第30條第1項第1款：「商標有下列情形之一，不得註冊：一、僅為發揮商品或服務之功能所必要者……」。且事實上，法國設計師Christian Louboutin在2010年間，也曾經試著在我國申請註冊紅色高跟鞋鞋底商標(申請第
99008978號)，不過，當時主管機關智慧局是以不具識別性為理由駁回申請，並未引用商標法第30條第1項第1款規定，因此，我們暫無從得知我國主管機關對此個案之看法。
但，我國主管機關所編撰之商標法逐條釋義曾敘及一些案例，或可作為思考方向，例如：黑色的船尾外掛馬達，黑色雖不能增強馬達的效能，但是黑色容易與任何的船隻顏色搭配，同時還可以使馬達看起來比較小，仍具有功能性；以黑色指定使用於太陽能收集器商品或以銀色使用於建築物隔熱板商品，因黑色易吸熱，銀色可以反射太陽光，降低物體本身能量吸收率，分別為太陽能收集器商品或建築物隔熱板商品發揮功能所必要的顏色，基於公益性的考量，應不得註冊，或顏色依ㄧ般社會通念，代表了特定的意涵，也屬具有功能性的情形，例如紅色或橘色一般被當作為危險或警告的訊息，於交通警示器具商品等，具有功能性而不准註冊。
參考資料：
- Case C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. van Haren Schoenen BV, Opinion of Advocate General Szpunar (22 June 2017)
- Case C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. van Haren Schoenen BV, Opinion of Advocate General Szpunar (6 February 2018)
- Case C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. van Haren Schoenen BV, Judgment of the Court (12 June 2018)
- 智慧財產局，商標法逐條釋義，2017年1月
