【智財評析】台灣設計專利之創作性簡介
摘要
前文[a]已針對台灣設計專利的產業利用性及新穎性進行介紹，本文則針對創作性進行介紹，以供讀者參考。
- 前言
1與設計審查基準2之規定，設計專利之要件包含產業利用性、新穎性及創作性。惟申請專利之設計不具新穎性者，無須再審究其創作性。
- 創作性之概念
雖然申請專利之設計與先前技藝具有差異而具新穎性，但其若係該設計所屬技藝領域中具有通常知識者[b]（以下簡稱通常知識者）依申請前之先前技藝所能易於思及者，則該設計不具創作性，仍不得取得設計專利。
所謂「易於思及」之設計係指，通常知識者以先前技藝為基礎並參酌申請時的通常知識，藉由模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計，且未產生特異之視覺效果者。
創作性之審查原則及判斷基準
所謂「易於思及」之設計係指，通常知識者以先前技藝為基礎並參酌申請時的通常知識，藉由模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計，且未產生特異之視覺效果者。
創作性之審查原則及判斷基準
- 創作性之審查原則及判斷基準
- 審查原則：
首先，審查創作性時，應以說明書及圖式中揭露之內容所構成之整體外觀為對象，判斷其是否易於思及且未產生特異之視覺效果。又，僅須考量該物品與先前技藝物品的異同，不須要考量物品本身的創作性。
其次，審查創作性時，得以一份或多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，或一份或多份引證文件中之部分技藝內容與其他公開形式（例如已公開實施）之先前技藝內容的組合，來判斷申請專利之設計的創作性。
其次，審查創作性時，得以一份或多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，或一份或多份引證文件中之部分技藝內容與其他公開形式（例如已公開實施）之先前技藝內容的組合，來判斷申請專利之設計的創作性。
- 判斷基準：
申請專利之設計是否具創作性，通常得依下列步驟進行判斷：
（1）確定申請專利之設計的範圍；
（2）確定先前技藝所揭露的內容；
（3）確定通常知識者之技藝水準；
（4）確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異；
（5）判斷上述差異是否為通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識所能易於思及者。
（1）確定申請專利之設計的範圍；
（2）確定先前技藝所揭露的內容；
（3）確定通常知識者之技藝水準；
（4）確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異；
（5）判斷上述差異是否為通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識所能易於思及者。
- 各步驟的簡要內容：
步驟（1）：
申請專利之設計係以圖式所揭露物品之外觀為基礎，並得審酌說明書中所記載有關物品及外觀之說明，整體構成申請專利之設計的範圍。
若申請專利之設計為部分設計，則其外觀係以「主張設計之部分」予以界定。「不主張設計之部分」不得用於界定申請專利之設計的外觀，但可用於解釋其與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係。
步驟（2）：
針對申請專利之設計的內容進行相關先前技藝之檢索。所欲檢索之先前技藝的領域並不侷限於與申請專利之設計相同或近似物品之技藝領域。例如，申請專利之設計係就習知之汽車外觀直接轉用於玩具，於檢索相關先前技藝時，除應檢索玩具之技藝領域外，亦應考量汽車之技藝領域。
步驟（3）：
通常知識者是指具有申請時該設計所屬技藝領域中之一般知識及普通技能之虛擬之人。審查人員可於檢索相關先前技藝時確認具有通常知識者的水準。
步驟（4）：
從相關先前技藝中盡可能地選擇一最接近或最合適之先前技藝做為主要引證，並確認申請專利之設計與主要引證之差異（包括外觀或物品之差異）。
步驟（5）：
針對步驟（4）所確認之差異，判斷通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識能否輕易思及此差異。若此差異僅係利用模仿、轉用、置換、組合等簡易手法所形成，且無法使該設計的整體外觀產生特異之視覺效果[c]者，應認定該設計為易於思及，不具創作性。
申請專利之設計係以圖式所揭露物品之外觀為基礎，並得審酌說明書中所記載有關物品及外觀之說明，整體構成申請專利之設計的範圍。
若申請專利之設計為部分設計，則其外觀係以「主張設計之部分」予以界定。「不主張設計之部分」不得用於界定申請專利之設計的外觀，但可用於解釋其與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係。
步驟（2）：
針對申請專利之設計的內容進行相關先前技藝之檢索。所欲檢索之先前技藝的領域並不侷限於與申請專利之設計相同或近似物品之技藝領域。例如，申請專利之設計係就習知之汽車外觀直接轉用於玩具，於檢索相關先前技藝時，除應檢索玩具之技藝領域外，亦應考量汽車之技藝領域。
步驟（3）：
通常知識者是指具有申請時該設計所屬技藝領域中之一般知識及普通技能之虛擬之人。審查人員可於檢索相關先前技藝時確認具有通常知識者的水準。
步驟（4）：
從相關先前技藝中盡可能地選擇一最接近或最合適之先前技藝做為主要引證，並確認申請專利之設計與主要引證之差異（包括外觀或物品之差異）。
步驟（5）：
針對步驟（4）所確認之差異，判斷通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識能否輕易思及此差異。若此差異僅係利用模仿、轉用、置換、組合等簡易手法所形成，且無法使該設計的整體外觀產生特異之視覺效果[c]者，應認定該設計為易於思及，不具創作性。
- 創作性的輔助判斷因素
若申請專利之設計所製得之產品在商業上獲得成功或於知名設計競賽獲獎，且申請人能夠提供證據證明其係直接由設計之外觀的設計特徵所導致，而非因其他因素（例如廣告宣傳或功能性因素）所造成者，則得佐證該設計並非易於思及，有助於符合創作性之專利要件。
- 不具創作性的常見態樣
- 模仿自然界形態：
若申請專利之設計與先前技藝之差異僅係就動物、植物等自然界形態為不同物品之模仿應用，且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及，不具創作性（如下圖之花朵金飾）；惟若該模仿自然界形態之手法能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果，則不應認定為易於思及，應具創作性。
- 模仿著名著作：
若申請專利之設計與先前技藝之差異僅係就著名之建築物或圖像等著作，而為不同物品之直接模仿應用，且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及，不具創作性（如下圖之巴黎鐵塔鑰匙圈）；惟若該模仿著名著作之手法能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果，則不應認定為易於思及，應具創作性。
- 直接轉用：
若申請專利之設計與先前技藝之差異係就其他技藝領域之物品的外觀所為直接轉用，且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及，不具創作性（如將汽車的外觀轉用於玩具）；惟若該轉用之手法能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果，則不應認定為易於思及，應具創作性。
- 組合、置換：
若申請專利之設計與先前技藝之差異係由自然界形態、著名著作或其他先前技藝之內容所為之簡易置換、組合，且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及，不具創作性（如將先前技藝A的照相機鏡頭置換為先前技藝B的照相機鏡頭）；惟若該組合、置換能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果，則不應認定為易於思及，應具創作性。
- 改變位置、比例、數目等：
若申請專利之設計與先前技藝之差異係改變相關先前技藝中之設計的比例、位置或數目而構成，且改變後無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及，不具創作性（例如將鞋櫃由3層改變為5層）；惟若該改變手法能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果，則不應認定為易於思及，應具創作性。
- 運用習知設計之外觀：
若申請專利之設計與先前技藝之差異係運用三度空間或二度空間的形狀、花紋或色彩者（例如，運用矩形、圓形），且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及，不具創作性（如將電視機的輪廓從正方形改為圓形）；惟若該運用手法能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果，則不應認定為易於思及，應具創作性。
- 結論
以上介紹了創作性的概念及其判斷原則、步驟，以及不具創作性的常見態樣。然應注意的是，縱然使用模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法，但只要申請專利之設計之整體外觀能夠產生特異之視覺效果，則應認其具有創作性。
【參考文獻】
- 專利法，2017年1月18日。
- 設計審查基準，2017年5月1日版。
