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北依利諾州地方法院於2022年3月29日，對Steven E. Berkheimer的專利US 7,447,713的請求項4-7，做出因不明確而無效的即決判決 (summary judgement)。至此這個打了快要十年，曾經上訴到二審法院又發回的訴訟，終於暫時告一段落。接下來看看原告是否會再上訴了。

這個案子值得觀察的要點有兩個。一個是這個訴訟在2018年影響了專利適格性的判斷框架。聯邦巡迴上訴法院在2018年，在這個訴訟的判決中，對專利適格性的判斷做出重要見解：Alice框架的第二步中，判斷請求項中的要件是否是 "眾所周知的、例行性的或傳統的 (well-understood, routine or conventional) 是事實問題。這後來大幅影響了訴訟策略。例如，這讓被告在答辯前就基於專利不適格，依美國聯邦民事訴訟法12(b)(6)聲請撤訴的成功率大幅降低。這點當時有很多律師撰文討論，比如這篇文章。

為了這個Berkheimer案，美國專利商標局也曾經於2018年，對所有審查委員發出備忘錄，提醒大家以後Alice框架的第二步中，會有事實問題，以及整理其對專利審查程序的影響。由於這太重要，當時我們還立刻辦了講座，提醒大家這個實務發展。之後，美國專利商標局還修改了軟體專利的審查基準，調整了Alice框架中，第一步與第二步的內容，讓第二部只處理事實問題。關於這個重要修改，當時我們也立刻整理了重點供大家參考。

另一個是專利請求項的明確性判斷。在本案中，Berkheimer的專利請求項4-7之所以被法院認為不明確，是因為請求項用語 “without substantial redundancy”，在說明書中用了多個不一致的詞，比如 "minimiz[ing] redundant objects"、"eliminating redundancy"、"reducing redundancies"、以及 "zero redundancy" 等，申請歷史檔案也沒有解釋。這法官認為，這讓熟悉該項技藝者會無法合理確定 “without substantial redundancy” 這個用語的範圍，因此認為請求項不明確。

關於這點剛好呼應我們之前讀書會討論的內容。我們在讀書會時，曾經用實際案例整理過，為什麼之前有些美國律師會刻意這樣撰寫請求項與說明書，以及為什麼現在這樣做會大幅提升不明確的風險。這個案子就是一個例子：10年前在地方法院，HP的律師並沒有主張這個用語不明確，10年後才主張。有參加我們讀書會的朋友，應該完全明白是為什麼吧。

以上整理本案兩個值得觀察的要點。有興趣的朋友，可以把這個最新的判決，以及2018年上訴法院的判決再拿出來讀一遍，對專利申請與專利訴訟管理都會有幫助喔。