【智財評析】智慧財產及商業法院111年度民商上字第14號判決解析 --「勤美綠園道」兩個審級判決之比較
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壹、案情介紹
上訴人─勤美股份有限公司(以下簡稱「勤美公司」)─為註冊第01872487號、第01872723號「勤美天地」商標、第01872485號「勤美綠園道」商標（下稱系爭商標）之商標權人，先前發現被上訴人─中陽建設股份有限公司(以下簡稱「中陽公司」)─於行銷其「表參道」建案之廣告文宣上，使用相同於系爭商標之「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」字樣於「不動產租售」、「不動產買賣」之同一商品或服務，即以被上訴人之行為有致相關消費者發生混淆誤認之虞，侵害系爭商標之商標權為由，進而提起民事訴訟。一審經智慧財產及商業法院審理後，作成「原告(即上訴人)之訴及假執行之聲請均駁回」之判決，上訴人不服，遂提起上訴。
貳、本案爭點
被上訴人之行為是否有商標法第36條第1項第1款規定之適用？
參、智慧財產及商業法院判決摘要
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相關法條
商標法第36條第1項第1款 下列情形，不受他人商標權之效力所拘束： 一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。 |
一、
被上訴人使用「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣屬於「商標使用」行為：
由甲證6之廣告文宣共有5頁，被上訴人僅於首頁「不明顯之處」以「較小字體」一次性標註「APEX中陽建設」，反觀「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣，則於每頁廣告文宣上反覆出現，且其位置居於網頁中心或列為標題，其字體大小及其設計甚且超越被上訴人行銷「表參道」建案名稱之醒目性。被上訴人將「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」之字樣，作為甲證6廣告文宣之文案主題及視覺主軸，其設計方式已造成消費者視覺上之衝擊，所表達之整體寓意，乃在於「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣，確屬促銷之「商標使用」行為。
由甲證6之廣告文宣共有5頁，被上訴人僅於首頁「不明顯之處」以「較小字體」一次性標註「APEX中陽建設」，反觀「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣，則於每頁廣告文宣上反覆出現，且其位置居於網頁中心或列為標題，其字體大小及其設計甚且超越被上訴人行銷「表參道」建案名稱之醒目性。被上訴人將「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」之字樣，作為甲證6廣告文宣之文案主題及視覺主軸，其設計方式已造成消費者視覺上之衝擊，所表達之整體寓意，乃在於「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣，確屬促銷之「商標使用」行為。
二、
被上訴人之行為非屬合理使用：
(一) 按最高法院97年度台上字第364號判決意旨：「商標法第30條第1項第1款規定，凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。乃著重於商品或服務之說明，而非作為商標使用者，始足當之。」被上訴人將其行銷「表參道」建案之廣告文宣上（甲證6），反覆大量標示「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」等字樣，其中「公益」一字或有說明「表參道」建案位址（其位於精美街及公益北街交叉口）之意義，惟其一併使用「勤美」及「勤美綠園道」等字樣，絕非著重於商品或服務之說明。查「勤美」、「勤美綠園道」則為相同或近似於上訴人所有之系爭商標，被上訴人所行銷「表參道」建案本身之內容，均與系爭商標無涉，顯無採用「勤美」或「勤美綠園道」字樣，作為說明「表參道」建案名稱、形狀、品質、功用、產地或其本身之必要性及關連性。
(二) 被上訴人雖辯稱其使用「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣乃表彰其「表參道」建案位於「勤美誠品綠園道」（複合式大型休閒購物商場名稱）云云。然查，上訴人與誠品集團所聯合創建之「勤美誠品綠園道」複合式大型休閒購物商場，係位於公益路、館前路、英才路之區間，依被上訴人採取所謂「勤美誠品綠園道」商圈之說法，應以「草悟道」及「台中市民廣場」上下附近所涵蓋之區域，作為其認定之範圍。且被上訴人所行銷之「表參道」建案位址，則係在臺中市○○街00號（精美街及公益北街交叉口），相距「勤美誠品綠園道」商圈1.1公里，其中更需跨越麻園頭溪，一般消費者根本不會認定其在「勤美誠品綠園道」商圈之內，被上訴人顯無援引「勤美誠品綠園道」作為說明其地理位址之正當性。
(一) 按最高法院97年度台上字第364號判決意旨：「商標法第30條第1項第1款規定，凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。乃著重於商品或服務之說明，而非作為商標使用者，始足當之。」被上訴人將其行銷「表參道」建案之廣告文宣上（甲證6），反覆大量標示「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」等字樣，其中「公益」一字或有說明「表參道」建案位址（其位於精美街及公益北街交叉口）之意義，惟其一併使用「勤美」及「勤美綠園道」等字樣，絕非著重於商品或服務之說明。查「勤美」、「勤美綠園道」則為相同或近似於上訴人所有之系爭商標，被上訴人所行銷「表參道」建案本身之內容，均與系爭商標無涉，顯無採用「勤美」或「勤美綠園道」字樣，作為說明「表參道」建案名稱、形狀、品質、功用、產地或其本身之必要性及關連性。
(二) 被上訴人雖辯稱其使用「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣乃表彰其「表參道」建案位於「勤美誠品綠園道」（複合式大型休閒購物商場名稱）云云。然查，上訴人與誠品集團所聯合創建之「勤美誠品綠園道」複合式大型休閒購物商場，係位於公益路、館前路、英才路之區間，依被上訴人採取所謂「勤美誠品綠園道」商圈之說法，應以「草悟道」及「台中市民廣場」上下附近所涵蓋之區域，作為其認定之範圍。且被上訴人所行銷之「表參道」建案位址，則係在臺中市○○街00號（精美街及公益北街交叉口），相距「勤美誠品綠園道」商圈1.1公里，其中更需跨越麻園頭溪，一般消費者根本不會認定其在「勤美誠品綠園道」商圈之內，被上訴人顯無援引「勤美誠品綠園道」作為說明其地理位址之正當性。
(「勤美誠品綠園道」與「表參道」建案之位置圖)
(三) 綜上，被上訴人不得主張商標法第36條第1項第1款規定之合理使用。
肆、本案爭點
從本所先前發表之「智慧財產及商業法院110年度民商訴字第49號民事判決—商標權人維權使用與非商標權人合理使用解析」一文及本案判決可知，智慧財產及商業法院在第一審及第二審中，對於被上訴人之行為是否侵害商標權之見解有所不同。
一、
智慧財產及商業法院110年度民商訴字第49號民事判決：
法院基於「勤美誠品綠園道」或「勤美綠園道」已是台中著名商圈、地標，因此中陽公司在建案廣告文宣上使用「勤美」與「公益」字樣，及「勤美綠園道」搭配「慢活步道」之圖文，僅予人地理位置說明之印象，即該等文字係用以描述該建案臨近之地理位置，並非屬商標法第5條所稱之「商標使用」。至於建案非位於勤美綠園道或勤美商圈，法院認為只是中陽公司於臉書廣告文宣市所為宣傳方式是否符合現實之情形，不影響「勤美」、「勤美綠園道」是否作為商標使用之判斷。簡而言之，因中陽公司使用「勤美」、「勤美綠園道」等字樣僅在說明建案位置，非用以表示商品或服務之來源，故非作為商標使用。既然中陽公司之行為不屬於商標使用，其自不構成侵害商標權。
法院基於「勤美誠品綠園道」或「勤美綠園道」已是台中著名商圈、地標，因此中陽公司在建案廣告文宣上使用「勤美」與「公益」字樣，及「勤美綠園道」搭配「慢活步道」之圖文，僅予人地理位置說明之印象，即該等文字係用以描述該建案臨近之地理位置，並非屬商標法第5條所稱之「商標使用」。至於建案非位於勤美綠園道或勤美商圈，法院認為只是中陽公司於臉書廣告文宣市所為宣傳方式是否符合現實之情形，不影響「勤美」、「勤美綠園道」是否作為商標使用之判斷。簡而言之，因中陽公司使用「勤美」、「勤美綠園道」等字樣僅在說明建案位置，非用以表示商品或服務之來源，故非作為商標使用。既然中陽公司之行為不屬於商標使用，其自不構成侵害商標權。
二、
智慧財產及商業法院111年度民商上字第14號民事判決：
法院先認定了中陽公司廣告文宣上之「公益勤美」、「勤美x公益」及「勤美綠園道」等字樣屬於促銷建案之「商標使用」行為。再進一步判斷中陽公司之行為是否屬於合理使用，並認為中陽公司行銷「表參道」建案本身之內容，與「勤美」、「勤美綠園道」無關，因此無採用「勤美」、「勤美綠園道」作為說明建案名稱、品質或其本身等之必要性、關聯性與正當性，故認為中陽公司不得主張商標合理使用。
法院先認定了中陽公司廣告文宣上之「公益勤美」、「勤美x公益」及「勤美綠園道」等字樣屬於促銷建案之「商標使用」行為。再進一步判斷中陽公司之行為是否屬於合理使用，並認為中陽公司行銷「表參道」建案本身之內容，與「勤美」、「勤美綠園道」無關，因此無採用「勤美」、「勤美綠園道」作為說明建案名稱、品質或其本身等之必要性、關聯性與正當性，故認為中陽公司不得主張商標合理使用。
伍、結論
商標合理使用之規定在侵權案件中雖看似可免除行為人侵權之成立，但在實際使用時卻仍有許多爭議之空間，而在具體案件中該主張不被適用。因此，在廣告文宣等使用到與他人商標相同或近似之文字要如何避免侵權，除整體標示方式應符合一般商業習慣，無不當競爭或攀附他人商標之企圖外，更要避免刻意突顯、強調該文字之醒目程度，以免予人有搭便車，或在客觀上有造成消費者混淆誤認商品/服務來源之意圖，方能降低侵權成立之風險。
圖片來源：臺中市政府觀光旅遊局
