1. 前言
經濟部智慧財產局修正了「專利審查基準」中
第二篇發明專利實體審查第四章「發明單一性」(下文以
「發明單一性」一章稱之)，並自2019年1月1日生效。本文整理此次之修正重點以及美國相關規定之比較。
2.
「發明單一性」一章之修正重點
- 修改發明單一性之判斷步驟
此次修正中，明確規範了發明單一性之判斷包括以下步驟：
『(1) 判斷各獨立項所載之發明間是否明顯不具發明單一性。
若各發明間無相同或對應之技術特徵，或依說明書、申請專利範圍及圖式所記載先前技術即得認定各獨立項相同或對應之技術特徵係屬先前技術或申請時之通常知識，則二發明之間明顯不具有相同或對應之特別技術特徵，申請案不具發明單一性。
(2) 檢索先前技術。
若各獨立項所載之發明並非明顯不具發明單一性，則應檢索先前技術，原則上，由請求項1記載之發明開始檢索，判斷該發明是否具有特別技術特徵，若不具特別技術特徵，則各獨立項之發明間即無相同或對應之特別技術特徵，申請案不具發明單一性。
(3) 若請求項1之發明具有特別技術特徵，則進一步判斷其他獨立項之發明是否均具有該特別技術特徵或與該特別技術特徵對應之特別技術特徵。
若是，則該其他獨立項之發明與請求項1之發明間具有相同或對應之特別技術特徵，申請案具有發明單一性；若否，亦即其他任一獨立項之發明欠缺與請求項1之特別技術特徵相同或對應之技術特徵，則申請案不具發明單一性。』
上文雙引號內之步驟(1)~(3)為此次審查基準修正中新增之內容。值得注意的是，在步驟(1) 明顯不具發明單一性之判斷中，審查委員可以依據「說明書、申請專利範圍及圖式所記載先前技術」，來認定申請案是否明顯不具發明單一性。因此，當申請案包含二個以上的獨立項時，應特別注意各個獨立項之間共同之技術特徵是否皆已經被所記載之先前技術所揭示，避免申請案因此被認定為明顯不具發明單一性。
針對步驟(2)及(3)，值得注意的是，「
特別技術特徵」係指請求項中相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵。「
特別技術特徵」必須先檢索相關先前技術，經由比對後才能夠加以確認。因此，在申請前若能充分檢索與欲申請之發明相關的先前技術，將有助於盡早確立發明之「
特別技術特徵」，以擬定正確的申請策略。舉例來說，假若原先規劃於同一申請案中提出之多個發明，經檢索後發現其間並不具備共同之「
特別技術特徵」，可盡早分案提出申請，以避免審查過程中因
不具發明單一性之問題而延宕獲證的時間。
- 修改審查對象的決定方式
此次修正中，針對「不具發明單一性之申請案，應以何等請求項作為審查對象」之問題，刪除了前次版本中「預選特別技術特徵」之規範，新增「審查對象的決定」一節，節錄重點如下：
『由於獨立項與其附屬項之間通常具有發明單一性，且獨立項與其附屬項一併審查較符合審查效率，應至少將一獨立項與其附屬項所構成之請求項群組納入審查對象，原則上，該獨立項即為請求項1。』
相對於前次版本，此次修正中明確規範審查對象係以
請求項1及其附屬項為原則，而非以往經由審查委員所預選之特別技術特徵而決定。基於上述原則，若申請案有不具發明單一性之情事，原則上請求項1及其附屬項以外之
其他獨立項及其附屬項將不會被做為審查對象。此時，申請人必須將上述母案中之
其他獨立項及其附屬項分割至子案中審查，此將延宕該等請求項之獲證的時間。因此，當撰寫具有一個以上的獨立項的申請案，且有單一性之虞時，應考量各個獨立項的重要性，將較為重要、期望能盡早取得專利權之部分作為
請求項1及其附屬項，如此一來，將有利於
請求項1及其附屬項盡速獲准，而不至於因分割而延宕獲證的時間。
3. 美國相關規定之比較
“If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. […]”
上開規定中，一申請案中是否包含二個以上發明的判斷標準在於一申請案中所請求的發明之間是否「
獨立(independent)及不同(distinct)」。美國專利審查程序手冊(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)
802.01 一節中針對何謂「
獨立(independent)」及「
不同(distinct)」做出了解釋：「
獨立(independent)」指所請求的二個或更多個發明之間沒有公開的關聯性；「
不同(distinct)」指所請求的多個發明在設計、操作或功效中的至少一個方面中沒有連接(例如，可以透過實質上不同的方法製造，或被用於實質上不同的方法中)，且其中至少一個發明
相對於另一發明係具備
可專利性(新穎且非顯而易知)。
台灣與美國的規定最主要的不同，在於一申請案之二個獨立項之間，即便依台灣的審查基準被認為具備共同之「
特別技術特徵」，根據美國
MPEP 802.01的解釋仍可能包含二個「
不同(distinct)」的發明。因此，在台灣被認為具備發明單一性的狀況，在美國有可能被認為不具備。
舉例來說，若一申請案包含下列二個獨立項：
1. 一種裝置A，包含：
一元件a，……；以及
一元件b，……。
2. 一種使用裝置A之方法，包含：
步驟(a)，……；以及
步驟(b)，……。
根據台灣審查基準
「發明單一性」一章，如果裝置A相較於先前技術具備新穎性及進步性，則請求項1及請求項2之間具備共同之「
特別技術特徵」(即，裝置A)，具備單一性。
然而，基於
MPEP 802.01的解釋(請進一步參見
MPEP 806.05(h) Product and Process of Using一節)，如果有以下二者中之任一情事或兼具二者之情事，則一種產品和一種使用該產品的方法即為「
不同(distinct)」的發明：(A) 所請求的使用方法可以使用另一種實質上不同的產品實施；或者(B) 所請求保護的產品可被用於實質上不同的方法。據此，在上述例子中的裝置A與使用裝置A之方法在美國有相當大的機會被認定為「
不同(distinct)」的發明。
基於
35 U.S.C. 121 Divisional applications.之規範，若審查委員認為申請案包含二個以上「
獨立(independent)及不同(distinct)」之發明，將要求申請人進行
選項/限制(Election/Restrictions)。此時，申請人必須從審查委員所劃分的多組發明中，選擇其中一組作為後續審查的對象。同時，申請人可決定是否針對
選項/限制(Election/Restrictions)提出
抗辯(traverse)。
相較於
「發明單一性」一章之規範，美國申請案中的審查對象係由申請人選擇，而非原則上以請求項1及其附屬項作為對象，對於申請人來說具有較大的彈性。
4. 結論及建議
綜上，此次
「發明單一性」一章之修正，針對相關審查基準提出了更為明確的規範。為符合相關規範，建議於申請前充分檢索相關先前技術，以確立「
特別技術特徵」、擬定最佳的請求項撰寫策略。此外，建議申請人將最重要之發明於
請求項1及其附屬項中提出，以確保即便申請案被認定不具備發明單一性，上述最重要之發明仍得以直接在原案中進行審查。
在申請美國專利時，必須留意美國與台灣關於發明單一性的觀念不同。在台灣具備發明單一性，未必在美國就具備。因此在進行多國專利申請之前，建議與熟悉美國專利申請實務的從業人員討論，擬定最佳的申請策略。
