2019年伴隨專利法修正，台灣智慧局也針對專利審查基準進行相應的修正，並同時於2019年11月1日生效施行。在此同時，中國國家知識產權局也發布「專利審查指南」之修正，並於2019年11月1日起施行。以下將分別介紹關於這次台灣、中國的主要修正內容。

 

 

一、 擴大核准審定後分割之適用範圍及期限

 

　　（一）核准後分割申請的期限

  

在本次修正之前，發明專利初審核准後，僅有30天的時間可以提出分割申請；如已進入再審階段，僅能在再審審定前提出分割。新型專利在修法前，於收到核准處分後即無法提出分割申請。

  

為因應產業需求，本次修法後，分割申請的期間，不論發明和新型皆放寬至收到核准審定書3個月內，以配合繳費領證之3個月期間，使申請人有足夠時間考慮。

 

　　（二）核准審定後分割的限制

 

本次修正前，於專利法中規定，發明和新型專利在分割時，分割案不得超出原申請案範圍，且原申請案應以審定時的申請專利範圍及圖式公告。而本次修正後，除了保留修正前的規定以外，另將原先規定於專利法施行細則的第29條規定移入專利法第34條中，即追加「申請專利範圍與核准之原申請案非屬相同發明」以及「原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式不得變動」等規定，以資明確。 

 

二、 提升舉發審查效能

 

本次修法前，舉發程序中舉發人補提理由證據的規定基本上為1個月，但在審定前提出之證據審查官皆應審酌，導致有舉發審查程序延宕之虞。修法後將舉發人提出舉發後補提理由或證據之時間由1個月延長為3個月，另加上「逾期則不予審酌」之限制，以期審查效能之提升。

 

關於專利權人更正時機，修法前並未特別限制，導致專利權人可恣意地更正而使審查程序延長。修法後，專利權人更正時間僅限於收到舉發答辯通知後1個月，最多再延長1個月。但有訴訟案件繫屬中，不在此限。

 

另外，關於舉發人的意見陳述及專利權人的答辯，修法前並未明確規定可提出之次數及期限，往往因舉發人及專利權人兩造無止盡地提出意見陳述或答辯，而使審查程序變得冗長；且針對此點，修法前僅規定在智慧局認定有遲滯審查之虞時，可逕予審查。因此，為使審查排程更加明確，修法後規定智慧局有必要時始通知舉發人意見陳述或通知專利權人答辯，且兩造的回覆期限均為智慧局通知後1個月內(最多再延長1個月)，逾期提出者不予審酌。

 

三、 修正新型得申請更正案之期間及審查方式

 

鑒於修法前新型專利的審查方式，僅在有舉發案時為實體審查，而無舉發案時則為形式審查，有審查不一致之情事；且如採形式審查，甚至無法將說明書中的技術特徵藉由更正而界定於申請專利範圍，實質上有更正門檻過高之虞。故修法後規定，新型的更正無論有無舉發案繫屬，均採實體審查。

    

關於更正的期間限制，修法前並無特別規定，但修法後，在未有舉發案繫屬的情形下，僅在有新型專利技術報告申請案件於智慧局受理中專利權人得申請更正。此係因為新型專利技術報告之作成涉及部分實體要件審查，故有必要賦予專利權人更正的權利。另外如新型專利權有訴訟案繫屬時，因有訴訟防禦之必要，亦必須給予專利權人申請更正的機會。

 

修法後在有舉發案繫屬時，專利權人欲提出更正，僅得於智慧局通知答辯、補充答辯或通知專利權人不准更正之申復等三個期間內申請更正，並需於通知送達後1個月內提出；除准予展期者外，逾期提出者，即不受理其更正申請。另有訴訟案件繫屬時，則不受上述三個期間限制。但如專利權人以新型專利技術報告受理中為由申請更正時，仍應依循舉發案繫屬時的規定，僅得於上述三個期間內提出更正申請。

 

♦中國專利審查指南修正

 

一、 關於再分案的遞交時間及申請人等事項

 

本次修法前，再分案的遞交時間應根據母案審核，即母案收到核准通知起2個月內或核駁通知後3個月內。但如審委指出分案存在單一性缺陷需再分案，且提出審查意見通知或分案通知書副本時，不受上述限制。但因上述但書並未明確規定再分案的遞交時間，僅提到不受母案限制，故為了明確再分案的遞交時間，修法後規定，提出再分案的遞交時間以該分案為基礎。

 

此外，再分案的申請人及發明人，修法前雖未特別規定，但實務上係類推適用分案的申請人及發明人之規定，即分案的申請人應與母案申請人相同等。修法後則明確規定再分案的申請人應與分案申請人相同，再分案的發明人應為分案發明人或部分成員，和修法前實務並無不同。

 

二、 圖形使用者介面(GUI)的外觀設計

 

本次修法前，中國針對圖形用戶介面(GUI)的外觀設計之產品名稱及圖片的提交等，並未進一步詳細規定。修法後，規定圖形用戶介面的物品名稱應包含所應用的產品名稱，如「手機的圖形用戶介面」、「帶有圖形用戶介面的冰箱」等，不應籠統地僅以「圖形用戶介面」作為產品名稱。

 

另外，關於圖片提交的部分，修法後規定，對於設計要點僅在圖形用戶介面部分之外觀設計，應至少提交一張包含該圖形用戶介面之螢幕面板的正投影視圖。動態圖形用戶介面之圖片組應能唯一確定完整變化過程。

 

三、 增加審查員的舉證義務

 

本次修法前，當審查員於審查意見通知中認為技術特徵(TF)為公知常識時，如申請人提出質疑，審查員應說明理由「或」提供證據。由於提供證據並非必要條件，實務上審查員仍可不出具證據而駁回質疑。

 

修法後，審查員認為特別技術特徵(STF)為公知常識時，如申請人提出質疑，則應提供相應證據並說明理由。當審查員認為技術特徵(TF)為公知常識時，則與修法前規定相同。

 

四、 放寬電話討論的內容和方式

 

過去在審查過程中，申請人如欲與審查員討論案情，僅能透過電話討論形式上的問題。修法後，審查員與申請人可就本案和現有技術的理解、申請文件中存在的問題等進行電話討論，也可透過視訊會議、電子郵件等方式進行討論。

 

五、 優先審查及延遲審查

 

關於優先審查，過去是規定於《專利優先審查管理辦法》中，規定發明審查應於優先審查核准日起一年內完結、新型與設計的審查應於優先審查核准日起兩個月內完結。本次修法後，則將其規定於審查指南中，且另外規定一案兩請的發明不予優先審查。

 

修法前並無延遲審查制度，本次修法追加此制度並規定於審查指南中。關於發明，可在提實體審查時同時提延遲審查申請，設計則可於申請時提延遲審查申請。延遲期限為提起延遲生效日起1～3年。

 

六、 關於審查員中止檢索等規定

 

關於審查過程中，審查員中止檢索的時間點，修法前僅規定當審查員認定檢索時間及成本與可預期結果不相稱時，可中止檢索。本次修法後，明確規定中止檢索之條件，即審查員在沒有獲得對比文件而決定中止檢索時，應至少檢索中國專利資料庫、英文專利資料庫、中國期刊資料庫。而檢索報告中，過去僅要求審查員記載相關前案的技術文件、檢索領域、關鍵字等，未要求檢索式的記載；本次修法後則必須記載檢索記錄，以及檢索到最接近現有技術的主要檢索式。