【智財評析】從美國司法部回覆Avanci之「商業審查信函」看「標準必要專利」（standard essential patent）授權之趨勢
第一圖、Avanci聯合專利授權平台之授權模式
關於近幾年所出現的Avanci LLC（以下簡稱Avanci）聯合專利授權平台，其目前係為針對與聯網車輛相關之無線通訊技術的「標準必要專利」（standard essential patent，簡稱SEP）的授權平台，最近，於2020年7月28日，由美國司法部（Department of Justice，簡稱DOJ）之反托拉斯部門所回覆的關於Avanci之「商業審查信函」（business review letter，簡稱BRL）請求，由數個觀點來進行分析，認為其目前所預計提出之5G專利授權商業模式應該沒有什麼問題。從此可以看出，關於Avanci聯合專利授權平台之授權模式的後續相關動態及發展，頗值得讀者密切注意其未來對於「標準必要專利」的授權趨勢所產生之可能影響。
Avanci聯合專利授權平台
1. Avanci聯合專利授權平台（joint patent licensing platform）簡介：請參考如第一圖所示，係為Avanci聯合專利授權平台之授權模式[附註1]，其係將許多與無線通訊技術相關的「標準必要專利」之專利權人集合起來而成為一個一站式的（one-stop）授權平台，再對外進行一個聯合授權的行為。其目前雖然係僅針對與聯網車輛通訊（vehicle-to-everything communication，簡稱V2X communication）相關之「標準必要專利」的聯合授權平台，然而，其未來亦將擴及於與「物聯網」（Internet of Things，簡稱IoT）設備相關之通訊技術。
第二圖、Avanci聯合專利授權平台之聯合授權人
2. Avanci聯合專利授權平台之聯合授權人[附註2]：詳如第二圖內所示，其中，值得注意的是，這當中除了聚集一些大咖公司在內之外，還包括有許多的「未實施專利實體」（Non-Practicing Entity，簡稱NPE）、或是有人稱其為「專利主張實體」（Patent Assertion Entity，簡稱PAE），例如有：Conversant、Intellectual Discovery、IP Bridge、Longhorn IP、PanOptis、SISVEL、以及Unwired Planet等數家在內。另外，在這當中還有幾家大陸廠商，例如有：中國移動、大唐移動、Oppo、以及ZTE等。亦有幾家台灣廠商，例如有：Acer、Asus、以及被收購後的Sharp（筆者將其歸於此）等。
第三圖、Avanci聯合專利授權平台之權利金
3. Avanci聯合專利授權平台所已經提出的權利金[附註3]：如第三圖所示為其權利金金額，單位是以每台聯網車輛的美金金額來計算，看起來似乎並不是太便宜，至於正預計要推出的5G專利授權之權利金金額似乎尚未出現…。其中，還值得注意的點是，這個權利金金額是為一個固定金額（fixed price），其並不會因為：(1) 相關的「標準必要專利」數量之增加、(2) 相關的「標準必要專利」之專利權人數量之增加、或是(3) 單一台聯網車輛的聯網設備數量之增加，而增加其授權之權利金金額。
4. 而與Avanci聯合專利授權平台相關之專利授權合約，主要包括有二種：(1) 「5G主要授權管理合約」（5G Master License Management Agreement，簡稱5G MLMA）、以及(2) 「標準專利授權合約」（Standard Patent License Agreement，簡稱Standard PLA）。前者5G MLMA，係為Avanci聯合專利授權平台與各個「標準必要專利」之專利授權人之間所需簽署的專利授權管理合約，當中將明訂出一些相關責任與權利，以及Avanci負責管理該授權事宜、但其並不擁有任何專利，亦即Avanci不會對外進行任何的提起專利侵權訴訟之動作。其中，相關的專利授權管理之重點，包括有：
(1) 必要性之審查（Essentiality Review）：首先，該聯合授權平台中的「標準必要專利」僅限為於「技術上之必要性」（technically essential）的專利，亦即，實施該標準時將必定會被侵害到的專利。進一步，還透過獨立的、無利益衝突的專家依照Avanci之評估程序來決定相關專利是具有必要性的，而成為「被評估過的必要專利」（Evaluated Essential Patent），但並不評估專利之有效性。
(2) 獨立地於平台外進行授權之權利（Right to Independently License Outside the Platform）：專利授權人可以獨立地於平台外對一被授權人進行授權，但應該要防止對該被授權人進行了「重複的授權」（overlapping license）而收取了二次權利金。其中，防止的方法是：(i) 於個別的授權當中即提供補償以修正這個問題、或是(ii) 通知Avanci具有該情形，而於聯合授權中進行權利金減扣的動作。
(3) 權利金分配（Royalty Distribution）：關於權利金收入後之分配，需要對以下幾個因素進行質與量的考慮：
(i) 授權人的「被評估過的必要專利」之數目（The number of the licensor’s “Evaluated Essential Patents”）：一件專利即算一點，單一個專利授權人的「授權金點數」（royalty points）最高限制在150點。如此的做法，是想要鼓勵擁有較小專利組合的專利授權人也能夠加入該聯合專利授權平台。
(ii) 其他授權收入（Other Licensing Revenue）：於平台外所進行之授權，需考慮其「可比較的授權」（comparable licensing）之授權收入，再透過評估其連續三年之平均年度授權收入以獲取「授權金點數」。
(iii) 標準貢獻（Standards Contributions）：參考對相關技術標準之貢獻程度，來給予「授權金點數」。
(iv) 「授權支援、或主張權利之支援」（Licensing or Enforcement Support）：這點頗值得讀者加以注意，(1) 授權支援：當專利授權人主張、或是準備主張其「標準必要專利」，而最終結果將會使全體授權人受惠時，將會給予其一些「授權金點數」、以及(2) 主張權利之支援：除了取得「授權金點數」之外，當專利授權人將其「標準必要專利」提起專利侵權訴訟，而其訴訟將導致該授權平台可進行授權時，該專利授權人可以請求對其訴訟之費用進行補償。
Licensing support awards a limited number of points to licensors that enforce or are prepared to enforce their essential patents and their efforts result in Platform licenses that benefit all licensors. In addition to earning royalty points, licensors that sue for patent infringement of an essential patent may request reimbursement of costs if the litigation results in a Platform license.
(4) 競爭性地敏感資訊（Competitively Sensitive Information）：Avanci具有相關機制用以防止專利授權人的競爭性地敏感資訊被傳播、或是分享出去。
5. 而後者Standard PLA，係為Avanci聯合專利授權平台與各個專利被授權人，亦即車廠之間的專利授權合約，有幾點值得注意：(1) 若被授權人不於訴訟中挑戰授權平台合約、授權條款或是金額（pooling agreement, licensing terms, or offers），則有權利金的減收、(2) 然而被授權人是被允許來挑戰任何專利的有效性、可執行性、或是必要性、以及(3) 給予被授權人可以獨立地與授權人來協商單獨授權之權利。然而，前述這些相關授權合約、以及其細部的合約條件，似乎於Avanci網站上無法取得來加以詳細審閱。
美國司法部對Avanci聯合專利授權平台的「商業審查信函」回覆
第四圖、Avanci對美國司法部提出了商業審查之請求
1. 於2019年11月21日，Avanci, LLC（以下簡稱Avanci）依據28 C.F.R. § 50.6（Antitrust Division business review procedure）之「商業審查程序」規定，透過外部法律事務所Baker McKenzie對美國司法部的反托拉斯部門提出了商業審查之書面請求[附註4]，如第四圖所示，請求對其預期提出的聯網交通工具（Connected Transportation Vehicles）、或是未來將擴及的物聯網設備相關之5G聯合專利授權平台之商業模式進行審查。而如第五圖所示，於2020年7月28日，Avanci收到了美國司法部對於該5G聯合專利授權商業模式的「商業審查信函」之回覆[附註5]。
第五圖、美國司法部對Avanci聯合專利授權平台的「商業審查信函」回覆
2. 其中，美國司法部之反托拉斯部門除了參考先前自己所提出過的一些關於「標準必要專利」之授權相關的準則之外，例如：(1) 於2007年4月所做出的ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION之報告、(2) 於2017年1月12日所做出的ANTITRUST GUIDELINES FOR THE LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY之指引、以及(3) 於2019年12月19日所做出的POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS之聯合政策聲明等，還進一步參考了該部門之前對於其他類似的「專利授權聯盟」（patent licensing pools）之「商業審查信函」回覆的內容（請參考該「商業審查信函」回覆之註59、以及註93等），這些回覆內容之對象包括有：(1) RFID Consortium LLC之授權[附註6]、(2) 3GPPP之授權[附註7]、(3) MPEG LA之MPEG-2授權[附註8]、(4) 6C DVD之授權[附註9]、以及(5) 3C DVD之授權[附註10]等。有興趣的讀者可以加以參酌。
3. 透過對相關事實背景之瞭解、對相關的專利授權人與被授權人等人員進行訪談、以及對本請求進行詳細分析後，美國司法部最後作出回覆，其認為Avanci目前所預期提出之5G專利授權商業模式應該沒有什麼問題。相關理由包括以下幾點：
(1) 該授權方案可能有促進競爭的效果（Potential Procompetitive Benefits of the Proposed 5G Platform）：由於Avanci提出其具有如前所述之5G專利授權方案，美國司法部認為其可以有效地幫助車廠將相關5G技術更快速地整合進入聯網車輛中、且具有較少的風險、以及具有較低的成本等好處。另外，其所提出之權利金分配方式等也具有相當的好處，在此就不一一詳列。
另外，特別是關於「授權支援及補償條款」，雖然美國司法部亦認同或許這種財務上的誘因可能導致有更多的專利授權人提起專利侵權訴訟來主張其「標準必要專利」，然而，這可能會使繼續侵權者減少、或者是讓相關授權專利可於訴訟中進行測試，以將這些無效的、或是非為必要性的專利從授權平台中移除。只要這誘因並不會進一步阻擋住Avanci、或者是個別的專利授權人來進行有意義的授權談判的話，如此，這誘因將會促進效率。
Increased enforcement may cause fewer firms to continue infringing the Licensed Patents or cause more Licensed Patents to be tested in court and, as a result, invalid or non-essential patents to be removed from the pool. It is possible, however, that the financial incentive to sue could cause several Platform licensors to assert their essential patents when they otherwise would not have done so (perhaps due to the questionable strength of their declared SEPs) and this action causes non-infringing manufacturers to settle and take a Platform license. . . . As long as these enforcement incentives do not deter Avanci’s or licensors’ good faith negotiations and they continue to engage in meaningful negotiations with potential licensees before resorting to litigation, the incentives may create efficiencies.
(2) 對於可能有「反競爭的效果」、以及「防護措施」（Potential Anticompetitive Effects and Safeguards）：專利授權池、或是聯合專利授權平台是有可能會有違反反托拉斯法之風險，然而，有些「防護措施」可以用來減少這些風險，例如先前於2007年美國司法部的報告中就提到可包括有：(a) 於專利池中排除「替代性專利」、(b) 允許獨立地於平台外進行授權、(c) 使有興趣的被授權人皆可取得授權合約、(d) 提供授權內容之清楚的通知、以及(e) 限制對於競爭性地敏感資訊之存取等。目前看來，筆者認為Avanci聯合專利授權平台至少預計達成其中三項「防護措施」。
They include excluding substitute patents from the pool; permitting independent licensing outside the pool; making the license agreement available to all interested licensees; providing clear notice of the contents of the license; and limiting access to competitively sensitive information, such as pricing, marketing, or R&D information through the pool.
(i) 於授權池中排除「替代性專利」（Excluding Substitute Patents from the Pool）：
關於「互補性專利」之定義為：“Complementary” patents are “patents covering separate aspects of a given technology that do not compete with each other.”、而關於「替代性專利」之定義為：“Substitute” patents are “patents covering technologies that compete with each other.”（請參考該「商業審查信函」回覆之註88）。如前所述，Avanci授權平台具有一獨立的專家來審查相關專利的必要性，而且其係將「替代性專利」排除，而僅保留「互補性專利」於該授權平台當中。
(ii) 於授權平台外之授權行為（Licensing Outside the Platform）：此處，可以分為兩種授權行為來加以探討：
a. 「雙邊授權」（Bilateral Licensing）：係指專利授權人單獨地與被授權人間所進行協商而達成之「雙邊授權」。其中，最擔心會有影響競爭的問題是，如果這些專利授權人聯合起來不同意允許進行這種獨立的、平台外的授權；然而，目前並沒有相關證據顯示出這些專利授權人具有這種合意，反而，事實上，已經有部分的專利授權人單獨地授權給其他的上游供應商了。
Competitive concerns could arise if pool licensors collectively agreed not to license outside the pool despite this safeguard, which would negate the benefits of independent licensing. The Department is not aware of any evidence suggesting that Avanci’s licensors have entered into such an agreement with respect to the proposed Platform; in fact, we found that some licensors independently license in the automotive space, including to component suppliers.
b. 「聯合授權」（Joint Licensing）：係指透過Avanci聯合專利授權平台所進行之「聯合授權」。其中，由於Avanci仍然允許專利授權人可以進行單獨地對外授權，因此，「雙邊授權」與「聯合授權」仍然是具有直接競爭的情況；再者，雖然會要求專利授權人於該特定主題的技術授權時，僅能為專屬地（exclusively）與Avanci授權平台簽約，然而這卻會減輕若是有多個授權池時所可能會造成的「權利金推疊」（royalty stacking）之影響，故其並不會有傷害競爭的情況發生。
(iii) 透明以及無歧視（Transparency and Nondiscrimination）：於汽車產業當中，除了最下游的聯網車輛之車廠外，位於其上游的聯網元件之供應商可以區分為：第一級（Tier 1）供應商，銷售「遠端資訊處理控制單元」（telematics control unit，簡稱TCU）給車廠，這是指搭載於聯網車輛當中並可於網路中互相交換資料的一個元件；次上游的第二級（Tier 2）供應商，銷售「網路存取裝置」（network access devices，簡稱NADs）；而最上游的第三級（Tier 3）供應商，則是銷售基頻處理器或是晶片。
Avanci聯合專利授權平台之5G授權方案係採取對於「終端產品授權」（end-device level licensing）之方案，美國司法部並不對於此授權方式是否會成功、或者其是否是正確的方式進行任何評估；而且，也並不對於這些專利授權人之該行為是否會因為違反其「公平、合理、且無歧視」（fair, reasonable and non-discriminatory，簡稱FRAND）之授權承諾（commitment）而需要負擔責任來進行評估。然而，其相信這種方式可以聚集了更多的相關「標準必要專利」之專利授權人，也能使相關專利授權行為能更加地流暢，故其並不太可能會傷害競爭。因此，美國司法部目前依照此一預期提出的5G授權方案並不打算提出挑戰。
The proposed 5G Platform takes a different approach. To be clear, the Department makes no assessment of whether end-device licensing will be successful in the automotive industry or whether it is the correct approach to licensing in this space. We also do not assess whether licensors could be held liable for breaching their individual FRAND commitments if they choose not to license outside the proposed Platform to suppliers. We simply opine, based on Avanci’s representations and our review, that Avanci’s approach, which has the potential to aggregate a significant number of cellular SEPs in the marketplace and streamline licensing, is unlikely to harm competition. Therefore, the Department has no present intention to challenge it.
(iv) 限制對於競爭性地敏感資訊之存取（Limited Access to Competitively Sensitive Information）：由於Avanci聯合專利授權平台如前所述，會對於這些競爭性地敏感資訊、或是相關的機密商業資訊（confidential business information，簡稱CBI，參考如下）採取了限制存取的保護措施，不會不當地揭露給第三者，因此，其並不會造成有非法的聯繫之情形。
Confidential information includes technical and commercial information provided to Avanci, such as tax information, royalty distribution reports, marketing and sales plans, and licensee information, such as quantity of licensed vehicles sold.（請參考該「商業審查信函」回覆之註142）。
小結
於前述文章內簡介了：美國司法部對於Avanci聯合專利授權平台的「商業審查信函」之回覆內容，筆者在此再進行一些整理：
1. 關於Avanci聯合專利授權平台的5G專利授權方案之審查結果：目前看起來，美國司法部認為Avanci所提出之5G專利授權商業模式應該是沒有什麼問題。但是，讀者仍然應該特別注意Avanci後續於該授權方案的實際執行上時，是否皆會遵照其所提出的授權方案之內容來進行。另外，美國司法部依循慣例地作出聲明，若是日後發現Avanci之行為有任何的不法，其亦保留相關權利來看日後是否對Avanci執行反托拉斯之主張。
2. 於「商業審查信函」之回覆中列出了有五點的「防護措施」可用以減少這些可能發生違反反托拉斯法之風險，頗值得未來其他的聯合專利授權平台若是要建立、或者是進行推廣其專利授權方案時可以做為參考，也值得觀察是否會成為一個專利授權的趨勢。
3. 至於本「商業審查信函」的回覆之詳細內容，值得注意的有以下幾點：(1) 其具有獨立的專家依照Avanci之評估程序來決定相關專利是否具有必要性的（Essentiality Review）、(2) 專利授權人可以獨立地於該平台外進行授權、以及(3) 具有「授權支援、或主張權利之支援」條款，不曉得這是否會成為日後的一種主流，會否產生更多的專利侵權訴訟？皆值得後續密切觀察看其是否會成為「標準必要專利」之授權趨勢。
4. 然而，透過此「商業審查信函」之回覆後，Avanci授權平台的授權方式，是否於後續實際進行時仍然會遭受更多的挑戰呢？（請參考筆者另一篇文章：「【智財評析】 Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC, et al.訴訟案件的駁回訴訟命令」[附註11]）亦值得讀者繼續觀察下去…。
故對於要考慮如何進行關於「標準必要專利」之授權談判行為時，必須要將美國司法部對於Avanci聯合專利授權平台的「商業審查信函」之回覆內容列入考慮，以考量日後對於「標準必要專利」的授權談判遭遇時之處理、或是如何善加運用這種聯合專利授權平台，以擬定應對之策略。
相關參考資料
1. 請參考Avanci, LLC官方網站，”Avanci-White-Paper”，網址：https://www.avanci.com/wp-content/uploads/2020/03/Avanci-White-Paper.pdf（最後瀏覽日期：2020年11月11日）。
2. 同上，網址：https://www.avanci.com/（最後瀏覽日期：2020年11月11日）。
3. 同上，網址：https://www.avanci.com/marketplace/#li-pricing（最後瀏覽日期：2020年11月11日）。
4. 美國司法部官方網站，”Request Letter: Avanci LLC”，日期：2019年11月21日，網址：https://www.justice.gov/atr/page/file/1298631/download（最後瀏覽日期：2020年11月11日）。
5. 美國司法部官方網站，”Business Review Letter”，日期：2020年7月28日，網址：https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/download（最後瀏覽日期：2020年11月11日）。
6. 美國司法部官方網站，RFID Consortium LLC授權之Business Review Letter，日期：2008年10月21日，網址：https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2008/10/21/238429.pdf（最後瀏覽日期：2020年11月11日）。
7. 美國司法部官方網站，3GPPP授權之Business Review Letter，日期：2002年11月12日，網址：https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2006/04/27/200455.pdf（最後瀏覽日期：2020年11月11日）。
8. 美國司法部官方網站，MPEG LA之MPEG-2授權之Business Review Letter，日期：1997年6月26日，網址：https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2006/10/17/215742.pdf（最後瀏覽日期：2020年11月11日）。
9. 美國司法部官方網站，6C DVD授權之Business Review Letter，日期：1999年6月10日，網址：https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2012/08/01/2485.pdf（最後瀏覽日期：2020年11月11日）。
10. 美國司法部官方網站，3C DVD授權之Business Review Letter，日期：1998年12月16日，網址：https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2006/04/27/2121.pdf（最後瀏覽日期：2020年11月11日）。
11. 陳志清著，「【智財評析】 Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC, et al.訴訟案件的駁回訴訟命令」，巨群國際專利商標法律事務所電子報，日期：2020年11月11日。
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