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【智財評析】新型專利不保護非結構特徵

2020-08-05 楊啟元 律師
新型專利不保護非結構特徵


判決要旨
（智慧財產法院104年行專訴字第25號行政判決、最高行政法院105年判字第618號行政判決）
  1. 「以用途界定物之請求項，應解釋為所請求保護之物適合用於所界定之特殊用途。至於實際之限定作用，係取決於用途特徵，是否對請求項保護之物產生影響，為用途是否隱含申請專利之物，具有某種特定結構或組成之用途。反之，物之用途界定，係描述目的或使用方式，未隱含該物具有某種特定結構或組成，則對於判斷該物是否符合新穎性或進步性，自不生作用。」
  2. 「縱使系爭專利之用途或使用方式與證據3不同，而使其具進步性，然系爭專利應改以用途為申請標的而申請發明專利，非以物為申請標的之新型專利。」


背景事實
  1. M407248專利，原申請專利範圍共3項：「1.一種晶圓包膜紙(二)，包括：一膠膜層，包含一基材膜及一黏著劑層，該基材膜為一聚合物薄膜，該黏著劑層係塗佈於該基材膜之一表面；以及一隔離層，包含一紙層及一聚合物層，該紙層係為一紙材，該聚合物層係塗佈於該紙層頂面，該隔離層上表面壓設形成複數個凸紋，該隔離層係透過該黏著劑層與該基材膜貼覆黏合成一體，使該凸紋之間形成氣流通道。2.如申請專利範圍第1項所述之一種晶圓包膜紙(二)，其中，該基材膜係以聚對苯二甲酸酯(PET)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)之材質製成。3.如申請專利範圍第1項所述之一種晶圓包膜紙(二)，其中，該聚合物層之材質為聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚烯烴(PO)、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物(EVA)或以上材質之混合物製成。」
  2. 在舉發答辯時，專利權人更正申請專利範圍，將請求項2、3併入請求項1而成為：「1.一種晶圓包膜紙（二），包括：一膠膜層，包含一基材膜及一黏著劑層，該基材膜為一聚合物薄膜，該基材膜係以聚對苯二甲酸酯（PET）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）或聚乙烯（PE）之材質製成，該黏著劑層係塗佈於該基材膜之一表面；以及一隔離層，包含一紙層及一聚合物層，該紙層係為一紙材，該聚合物層係塗佈於該紙層頂面，該聚合物層之材質為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚烯烴（PO）、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物（EVA）或以上材質之混合物製成，該隔離層上表面壓設形成複數個凸紋，該隔離層係透過該黏著劑層與該基材膜貼覆黏合成一體，使該凸紋之間形成氣流通道。」
  3. 然而，舉發審定仍認定舉發成立。專利權人於訴願駁回後提起行政訴訟，智慧財產法院及最高行政法院判決維持原舉發審定，並指明請求項之用途界定若未隱含該物具有某種特定結構或組成，則對於判斷該物是否符合新穎性或進步性，自不生作用；且若係因用途而具進步性，應改以用途為申請標的而申請發明專利，而非以物為申請標的之新型專利。


相關規定
就具有限定作用及不具限定作用者，《專利侵權判斷要點》具體舉例：

例6（具限定作用）

〔請求項〕
一種調焦投影裝置，包括：
一本體，其具有滑槽；
一發光元件，其係設置於該本體上；以及
一凸透鏡，其係裝設於滑套上，且該滑套係裝設於該滑槽上；
藉此，該凸透鏡藉由滑套而沿著該本體直線移動，不會相對於該本體轉動，以達成快速調整發光元件與凸透鏡間之焦距的效果。

〔爭點〕
請求項中所載「藉此……效果」之功能性子句對於請求項界定之範圍是否具有限定作用？

〔說明〕
功能性子句前之敘述未限定凸透鏡藉由滑套而沿著本體直線移動，因此其亦可能相對於該本體轉動，惟該功能性子句描述凸透鏡不會相對於該本體轉動，僅會直線移動，由於該功能性子句對於申請專利之物的結構有影響或改變，因此對於請求項界定之範圍具有限定作用。

例7（不具限定作用）

〔請求項〕
一種調焦投影裝置，包括：
一本體，其具有滑槽，該滑槽係一沿著本體之直線槽道；
一發光元件，其係設置於該本體上；以及
一凸透鏡，其係裝設於該滑套內，且該滑套係裝設於該滑槽上；
藉此，該凸透鏡藉由滑套而沿著該本體直線移動，不會相對於該本體轉動，以達成快速調整發光元件與凸透鏡間之焦距的效果。

〔爭點〕
請求項中所載「藉此……效果」之功能性子句對於請求項界定之範圍是否具有限定作用？

〔說明〕
由於功能性子句前之敘述已限定滑槽係一沿著本體之直線槽道，因此該凸透鏡僅能沿著該本體直線移動，雖然該功能性子句另描述凸透鏡不會相對於該本體轉動，惟其對於申請專利之物的結構不會產生影響或改變，因此對於請求項界定之範圍不具限定作用。

依上述實例及說明，若非結構特徵會產生限定作用，例如前述例6般，非結構特徵可排除「凸透鏡藉由滑套而相對於該本體轉動」之結構，而限定為「凸透鏡藉由滑套而沿著該本體直線移動」之結構，則應認該非結構特徵會影響或改變結構特徵；若如前述例7般不會產生限定作用，則該非結構特徵不會影響或改變結構特徵。
  1. 專利法之規定：新型專利指對物品之形狀、構造或組合之創作
     
    專利法第104條：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」；第21條：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」；第121條：「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」

    據此規定，新型專利僅保護物品之形狀、構造或組合之創作，利用自然法則之技術思想之創作，若非屬新型專利，則應以發明專利保護；而對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，應以設計專利保護。

  2. 專利審查基準：非結構特徵若不會改變或影響結構特徵，應視為習知技術
     
    專利審查基準第五篇舉發審查《4.3.1.3有關實體要件之爭執》：「新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定；若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性；若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性。」

    準此，系爭專利的非結構特徵若不會改變或影響結構特徵，在審查進步性時，應將該非結構特徵視為習知技術之運用，對於系爭專利的進步性，並無貢獻。

  3. 如何判斷「非結構特徵是否會改變或影響結構特徵」之例
     
    「非結構特徵是否會改變或影響結構特徵」應如何判斷，在專利審查基準中並無明確規定，可參考《專利侵權判斷要點》2.7.5.2包含功能性子句之請求項的解釋：「於解釋包含功能性子句之請求項時，該功能性子句對於請求項界定之範圍是否具有限定作用，須視個案之特定事實予以決定，若該功能性子句對於申請專利之物的結構或申請專利之方法的步驟有影響或改變者，則該功能性子句對於請求項界定之範圍具有限定作用，則不得忽略該功能性子句，即其對於請求項界定之範圍具有限定作用。反之，若功能性子句僅是表示所欲達到之功能或結果時，則其對於請求項界定之範圍不具限定作用。」


案件事實
  1. 系爭專利更正後請求項1之技術特徵
     
    就更正後請求項1之技術特徵是否結構特徵，逐要件分析如下表：
     
    更正後請求項1技術特徵 是否結構特徵
    一種晶圓包膜紙（二）， 用途限定，非結構特徵。
    包括：一膠膜層，包含一基材膜及一黏著劑層， 結構特徵（膠膜層與基材膜之組合結構）。
    該基材膜為一聚合物薄膜， 材質，非結構特徵。
    該基材膜係以聚對苯二甲酸酯（PET）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）或聚乙烯（PE）之材質製成， 材質，非結構特徵（原請求項2）。
    該黏著劑層係塗佈於該基材膜之一表面；以及 結構特徵（黏著劑層與基材膜間之相對位置關係）。
    一隔離層，包含一紙層及一聚合物層， 結構特徵（兩層結構）。
    該紙層係為一紙材， 材質，非結構特徵。
    該聚合物層係塗佈於該紙層頂面， 結構特徵（聚合物層與紙層之相對位置關係）。
    該聚合物層之材質為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚烯烴（PO）、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物（EVA）或以上材質之混合物製成， 材質，非結構特徵（原請求項3）。
    該隔離層上表面壓設形成複數個凸紋，該隔離層係透過該黏著劑層與該基材膜貼覆黏合成一體，使該凸紋之間形成氣流通道。 結構特徵（表面複數凸紋、隔離層與黏著劑層及基材膜之組合結構、凸紋形成氣流通道）。








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  6. 系爭專利請求項各技術特徵與舉發證據3（公告第507683號「標籤紙之改良構造」新型專利）之比對
     
    請求項技術特徵 舉發證據3揭露
    一種晶圓包膜紙（二）， 用途限定，非結構特徵。
    包括：一膠膜層，包含一基材膜及一黏著劑層， 一膠膜層，包含一基材膜（標籤紙20）及一黏著劑層（黏膠22）。
    該基材膜為一聚合物薄膜， 材質，非結構特徵，且於系爭專利【先前技術】欄中業已自認。
    該基材膜係以聚對苯二甲酸酯（PET）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）或聚乙烯（PE）之材質製成， 材質，非結構特徵，且於系爭專利【先前技術】欄中業已自認。
    該黏著劑層係塗佈於該基材膜之一表面；以及 該黏著劑層（黏膠22）係塗佈於該基材膜（標籤紙20）之一表面。
    一隔離層，包含一紙層及一聚合物層， 一隔離層，包含一紙層（紙層231）及一聚合物層（PE黏膜232）。
    該紙層係為一紙材， 材質，非結構特徵，亦已揭露。
    該聚合物層係塗佈於該紙層頂面， 該聚合物層（PE黏膜232）係塗佈於該紙層（紙層231）頂面。
    該聚合物層之材質為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚烯烴（PO）、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物（EVA）或以上材質之混合物製成， 材質，非結構特徵，且證據3已揭露「PE黏膜232」。
    該隔離層上表面壓設形成複數個凸紋，該隔離層係透過該黏著劑層與該基材膜貼覆黏合成一體，使該凸紋之間形成氣流通道。 該隔離層上表面壓設形成複數個凸紋（壓紋234），該隔離層係透過該黏著劑層（黏膠22）與該基材膜（標籤紙20）貼覆黏合成一體，使該凸紋之間形成氣流通道。


    系爭專利第二圖
    證據3第四圖
  7. 專利權人之爭執
     
    由於證據3揭露全部結構特徵及有關紙層及聚合物層的材質限定，且有關基材膜的材質限定為系爭專利之自認先前技術，在行政訴訟中，專利權人爭執的重點在於強調：系爭專利的「晶圓包膜紙」與證據3的「標籤紙」，其用途與功能不同。






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  12. 法院判決之認定
     
    法院判決並未採信專利權人主張，反而指明：用途限定若未隱含結構或組成，則對於判斷是否符合新穎性或進步性，不生作用；若因用途限定而具進步性，亦非新型專利所保護之範圍。






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系爭專利之缺失及再發防止
  1. 系爭專利之非結構特徵，對新型專利之可專利性並無貢獻
     
    系爭專利的用途限定（晶圓包膜紙）及材質限定（「聚合物」、「紙材」、「聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚烯烴（PO）、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物（EVA）或以上材質之混合物」、「聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚烯烴（PO）、乙烯-醋酸乙烯脂共聚物（EVA）或以上材質之混合物」），對於晶圓包膜紙的結構特徵，皆無限定作用，即不會影響或改變結構特徵。

    在審查新型專利進步性時，應將該非結構特徵視為習知技術之運用。因此，本件系爭專利在申請時所安排的附屬項，對於限縮獨立項而增加其可專利性，完全沒有作用；因此，在面臨舉發時，本件舉發答辯時所為之更正，對於可專利性，並無助益。






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  6. 申請新型專利應留意：僅結構特徵才能影響可專利性
     
    新型專利的請求項中，雖未禁止包含非結構特徵，但非結構特徵若不會影響或改變結構特徵，對於進步性即無貢獻。例如本件系爭專利更正前的請求項2、3，即使併入請求項1，對可專利性並無貢獻。

    因此，今後在安排新型專利請求項時應留意：就可專利性而言，應僅考慮「結構特徵」，以及「會影響或改變結構特徵的非結構特徵」。

    若可專利性的關鍵在於「不會影響或改變結構特徵的非結構特徵」，則應考慮申請發明專利。
     
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