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【智財評析】商標「聲明不專用」部分在「混淆誤認」比對時之地位

2022-04-25 商標組 王竹平


壹、前言
  先前在「聲明不專用制度介紹」一文中,已就何謂聲明不專用制度及其效果作說明,而經聲明不專用之部分在商標爭議案件中之地位及實務上之見解如何?本文將以兩篇判決進行解說。

貳、法院判決
一、最高法院109年度台上字第1758號民事判決
  本案係「台北金融大樓股份有限公司」(被上訴人)據已註冊之「 」與「 」商標(系爭商標)對「數字科技股份有限公司」(上訴人)使用「 」商標之行為,主張侵害商標權。
註冊號數:00165568 註冊號數:00165569
註冊日期: 091/07/01 註冊日期: 091/07/01
聲明不專用:圖樣上之[台北]及[101]分別不在專用之內。 聲明不專用:圖樣上之[TAIPEI]及[101]分別不在專用之內。
(系爭商標相關資訊)

判決摘要:
(一)經核准審定並註冊公告之商標,雖含有因不具識別性而聲明不專用部分,商標權人仍取得於指定商品或服務使用整體商標的權利,而非單獨使用該商標中未聲明不專用之特定部分權利。
(二)商標混淆誤認之虞的判斷,應以消費者之角度為觀察,而商品或服務向消費者所展示之商標乃其整體圖樣,非以割裂後之各部分,分別呈現,故商標間有無存在混淆誤認之虞及是否近似之判斷,必須就商標圖樣整體觀察,其中不具識別性的部分,仍可能影響商標近似與否的判斷,尤其該聲明不專用部分,業經商標權人在市場上實際使用而產生變化,取得後天識別性,即不再為不得註冊之事由(同條第2項規定參照),如其已形成著名商標之顯著部分,在就商標圖樣為整體觀察判斷是否近似時,非不得併斟酌該具顯著性之主要部分,不以商標權人另案以之申請商標註冊為必要。
(三)原審認定被上訴人為系爭商標權人,該商標以數字「101」與中英文「台北」、「TAIPEI」或101建築體圖形組合而成,已成為著名商標,其中101」更為消費者熟悉之表徵,屬系爭商標之顯著部分,而經整體觀察,上訴人所使用被控商標在後之中文「名品會」,僅為傳達有關名品聚集之意涵,應以起首粗字體設計之數字「101」較醒目,為消費者辨識商品或服務來源之主要部分,其與系爭商標之「101」部分完全相同,僅字型有些許差異,於整體外觀、觀念,均極為相彷,被上訴人雖不得就其聲明不專用之「101」部分單獨主張商標權,惟「101」已成為系爭商標之顯著部分,依商標整體圖樣比對,得判斷被控商標與系爭商標構成近似

二、智慧財產及商業法院110年度行商訴字第27號行政判決
  本案原告以「 」商標(系爭商標)指定使用於第35類之宗教用品零售批發等服務申請註冊,經經濟部智慧財產局(被告)核准註冊,並列為註冊第1930281號商標。嗣遭參加人以該商標與據爭註冊第01359638號「 」商標構成近似,又指定使用於同一或類似之商品/服務,有致生混淆誤認之虞等理由,對之提起異議,經經濟部智慧財產局(被告)作成系爭商標部分服務之註冊應予撤銷之處分,原告不服提起訴願遭駁回,遂向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。
 
註冊號數:01359638
註冊日期: 098/05/01
聲明不專用:商標圖樣中之「府城吳萬春香行 Since 1902」不在專用之列。
 
(據爭商標相關資訊)

判決摘要:
(一)系爭商標與據以異議商標相近似:
所謂外觀近似,係指商標或標章圖樣之構圖、排列、字型或設色等項目,具近似性,有產生混淆誤認之虞。查系爭商標由字體較黑較大之書法中文字「吳萬春」、左邊字體較小之中文「香鋪」、右上邊字體較小為中文「吳萬春」音譯之外文「WU WAN CHUN」、中文「吳萬春」印章等項目聯合構成,整體圖樣予相關消費者所認知,且清楚表達為指示及區別來源者之特徵顯為「吳萬春」或「吳萬春香鋪」。據以異議商標由有設計之圖案及中文「台灣漢香」構成,而「府城吳萬春香行 Since1902」部分聲明不主張商標權。相較兩商標圖樣可知,據以異議商標雖就上開部分聲明不專用,然商標註冊後,圖樣中含有聲明不專用部分,商標權人仍取得於指定商品或服務使用整體商標之權利,而非單獨使用商標中特定部分,商標是否造成相關消費者混淆誤認之虞,其判斷仍應以整體商標圖樣為觀察(參照「聲明不專用審查基準」2.2.2)。據以異議商標整體予人印象具體清楚表達所表彰營業主體來源為府城「吳萬春香行」,自不能將之自整體圖樣中割離而為觀察。比較兩者「吳萬春」或「吳萬春香鋪」或「吳萬春香行」,均有表示經營相同業務範圍之「香鋪」或「香行」,並有相同「吳萬春」……應屬構成近似,且近似程度不低之商標。

(二)吳萬春香行為據以異議商標識別部分:
原告雖稱據以異議商標「府城吳萬春香行since1902」不僅字體甚小,且僅表示地點、商號名稱及創立年代,屬說明性文字,並經聲明不專用,「台灣漢香」始為主要識別部分云云。然據以異議商標具有相當識別性,且商號名稱用於商品,通常該商品與服務之提供有所關聯,商品上通常不再另外標示不同商標,而相關消費者亦習於將此型態商號名稱作為商品來源之標識,故具有識別性。系爭商標於106年12月29日申請註冊前,以「吳萬春香行」或「吳萬春」作為商標或商標之一部分於「香品」等同一或類似商品獲准註冊,僅有據以異議商標,並無多數不同人使用作為商標之一部分而註冊之情形,是據以異議商標之商號名稱「吳萬春香行」應具有相當識別商品來源之功能。

叁、解析
  上述兩件案例中,敗訴之一方皆主張商標權人不得就已聲明不專用之部分主張商標權,或以該聲明不專用之部分主張兩商標構成近似,惟法院仍以據以主張權利之商標中經聲明不專用之部分認定二商標構成近似,顯見其考量重點在於兩商標是否有使人產生混淆誤認,而非該部分是否為商標權範圍所及。因此商標權人可主張商標權利之範圍,與商標包含他人已聲明不專用之部分是否影響商標混淆誤認之判斷,二者並無必然之關聯。即使系爭商標之部分與據爭商標已聲明不專用之部分相同或近似,亦非僅主張商標權人不得單獨就該部分主張權利,即可避免商標被撤銷或成立侵權之結果,仍須考量是否有使人產生混淆誤認之可能。
  再者,前述兩個判決雖然結果相同,但二者卻仍有不同之處。在「101名品會」之民事侵權案件中,法院肯認「台北101」及「TAIPEI 101」商標經商標權人長期宣傳行銷使用,已成為著名商標,且其中之「101」亦為消費者所熟知,而成為商標中之顯著部分,故作出「101名品會」商標含有「101」與「台北101」及「TAIPEI 101」商標之顯著部分「101」完全相同,二商標構成近似,且有使人產生混淆誤認之結論。至於「吳萬春WU WAN CHUN設計圖」商標異議案,法院亦強調據爭商標圖樣中雖有部分聲明不專用,但是否造成相關消費者混淆誤認之虞,仍應以商標整體圖樣為觀察。因此據爭商標之「吳萬春香行」雖已聲明不專用,但仍予人有傳達營業主體來源之印象,兩造商標易使人產生同一或系列商標之聯想,有使人產生混淆誤認之可能,此一見解亦值贊同。
  然在「吳萬春WU WAN CHUN設計圖」商標異議案之行政判決中,另針對據爭商標之「吳萬春香行」是否具有識別性為論述,並認定「吳萬春香行」具有識別性,其理由卻有些不妥。因該案在判決書第28頁倒數第7行起,法院已認定據爭商標尚未達著名程度,故可推知「吳萬春香行」尚未取得後天識別性,而在判決書第25頁第3點起,法院卻以「商號名稱用於商品,通常該商品與服務之提供有所關聯,商品上通常不再另外標示不同商標,而相關消費者亦習於將此型態商號名稱作為商品來源之標識,故具有識別性」為由,認為「吳萬春香行」具有識別性。按商標法第29條第3項規定,商標聲明不專用之部分必為商標圖樣中不具識別性之部分,且依照現行實務及審查基準之規定,商號名稱或公司名稱係用以表彰營業主體之名稱,非作為識別商品或服務來源之用,本案中法院僅以該商號登記之相關資料,而無以該商號作為商標使用已為消費者所熟知,具有後天識別性之具體佐證,逕認商號名稱具有識別性,顯與商標法第29條第3項之規定及商標對於識別性之解釋相違。

肆、結論
  商標聲明不專用之部分雖非受商標權範圍所及,但商標權人對商標之部分有無專用權,與該部分是否有致生混淆誤認之虞,二者並無絕對之關聯,因商標法之立法目的除保護商標權人之權益外,亦在保護消費者之利益,即避免消費者產生混淆誤認。是若一商標與他人商標中聲明不專用之部分相同或近似,如有使人產生混淆誤認,亦可能遭撤銷,或認定有侵權之情事。在要申請註冊或使用商標時,如發現欲申請或使用之商標部分與註冊在先之商標其中經聲明不專用之部分近似時,仍應審視消費者是否會因為該部分而有混淆誤認之情事,不宜僅以商標權人對該部分不能單獨主張權利,而認為欲申請或使用之商標無違法之情事。