麻塞諸塞大學 (University of Massachusetts, 以下簡稱 "UMass") 在德拉瓦州地院訴被告L’Oréal S.A.侵害其美國專利第6,423,327與6,645,513號。本案爭點之一，在於德拉瓦州地院認為請求項因不明確而無效。原告UMass上訴。上訴法院變更了請求項的解釋，並將案件發回地院更審。

系爭請求項的內容與地院見解

本案代表專利請求項是'327專利的請求項1：

1. A method for enhancing the condition of unbroken skin of a mammal by reducing one or more of wrinkling, roughness, dryness, or laxity of the skin,without increasing dermal cell proliferation, the method comprising topically applying to the skin a composition comprising a concentration of adenosine in an amount effective to enhance the condition of the skin without increasing dermal cell proliferation, wherein the adenosine concentration applied to the dermal cells is 10-4 M to 10-7 M.

關於adenosine (腺核苷) 的濃度，由於請求項中第一次提到是施加於 "skin (皮膚)"，第二次提到是施加於 "dermal cells (表皮細胞)"，因此地院認為兩者不同，造成熟悉該項技藝者，會無法合理確定施加於皮膚中的腺核苷濃度究竟是哪個部位。這造成請求項不明確。(詳見判決文第6頁。)

上訴法院見解

關於請求項不明確的問題，上訴法院認為，請求項相同動詞 (apply) 在不同地方使用不同受詞 ("skin"跟 "dermal cells") 確實造成不確定性。然而，上訴法院認為，這造成請求項用語不能採用一般解釋，而必須檢視說明書跟申請歷史檔案 之後才能決定怎麼解釋。(詳見判決文第8頁。)  在檢視說明書跟申請歷史檔案後，上訴法院認為請求項應該做與地院不同的解釋：請求項的腺核苷濃度不是施加於皮膚中的濃度，而是施加之前在組合物中的濃度。

首先，依據說明書的實施例，所謂的 "adenosine concentration" 指的應該是在施加到皮膚表面之前，腺核苷在組合物 (composition)中的濃度，而非施加到表皮細胞後的濃度。雖然UMass主張，說明書中提到含有腺核苷的組合物在通過表皮層 (epidermis) 到達表皮細胞後，腺核苷濃度會改變，但說明書並未具體說明如何量測表皮細胞中的腺核苷濃度。UMass也沒有指出發明人的原意，是要量測表皮細胞中的腺核苷濃度。因此，整體來看，"adenosine concentration" 指的應該是在施加到皮膚表面之前，腺核苷在組合物中的濃度。這部分的詳細論述，請見判決文11-12頁。

其次，申請歷史檔案也確認了 "adenosine concentration" 指的應該是在施加到皮膚表面之前，腺核苷在組合物中的濃度。請求項的wherein子句，是在迴避審查委員引證的前案時，從附屬項併入獨立項的。原本的附屬項文字是 “wherein the adenosine concentration is 10-4 M to 10-6 M” ，沒有提到 "applied to the dermal cells"。這幾個字是修改請求項時加上去的。更重要的是，審查委員引證的前案中，腺核苷的濃度是指施加在皮膚之前的濃度。然而，在跟前案做出區隔時，申請人完全沒有爭執濃度的量測位置不同，僅爭執濃度值的不同。而且，前案的濃度值，就是施加到皮膚之前，腺核苷在組合物中的濃度，而非施加後在表皮細胞中的濃度。因此，審查委員在獲准請求項時，指出獲准原因是 "施加到皮膚 (to the skin)" 的腺核苷濃度。這個申請過程被上訴法院認為，是應該把 "adenosine concentration" 解釋為 "施加到皮膚表面之前的濃度" 的主要原因。

上訴法院強調，本案狀況不是請求項清楚無疑問的權利放棄 (clear and unmistakable disclaim)。此外，Umass提出的不同意見，上訴法院都不採納。例如，Umass主張申請過程中，它並非只主張與前案的濃度不同。這點上訴法院不採納，因為不受證據支持。這部分的詳細論述，請見判決文13-16頁。

實務建議

在申請美國專利時，首先必須注意請求項的用語統一。本案中，由於使用了兩個不同的受詞 ("skin"跟 "dermal cells")，請求項在地方法院被認為不明確，在上訴法院則被認為必須參照請求項以外的內部證據才能解釋。這些都大幅提高了權利範圍的不確定性。  

其次必須注意依內部證據解釋請求項的風險。當請求項用語本身無法確定一般意義，請求項以外的內部證據，包括說明書與核駁答辯時的相關說明，即成為解釋請求項用語的重要依據。本案中由於前案的濃度是施加前的濃度，申請人僅針對濃度做出區別，而未針對施加位置做出區別，被上訴法院認為本案的濃度應該也是施加前的濃度。這個解釋結果不是申請人原本想像的結果，也不是地方法院解釋的結果。此風險在訴訟評估過程中，屬於高度不確定風險，務必持保留態度。