【智財評析】設計專利針對限制性要求做選擇後對權利範圍的影響：美國聯邦巡迴上訴法院ADVANTEK MKTG., INC. v. SHANGHAI WALK-LONG TOOLS CO. 案評析
離職員工聯合了代工廠抄襲前東家的產品，前東家該怎麼有效阻止？設計專利針對限制性要求
做選擇後，會對權利範圍造成甚麼影響？美國聯邦巡迴上訴法院於8月1日在Advantek Mktg.
Inc. v. Shanghai Walk-long Tools Co. 案中，針對以上議題做出見解，值得廠商與專利從業人
員注意。
案件背景事實
原告Advantek Mktg. Inc. ("Advantek”) 是設計專利第D715,006號 ("006專利") 的所有權人。
006專利的權利範圍涵蓋了如以下四個圖面所示的可移動式的寵物圍欄：
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在申請過程中，審查委員認為申請人主張了兩個實施例：1到4圖是第一實施例，1到5圖則是
第二實施例。其差別在於，在1到4圖中的圍欄沒有頂蓋，僅為圍欄的骨架結構；第5圖的圍欄
則在1到4圖的骨架結構之上，更增加了頂蓋：
審查委員因此發出限制要求 (restriction requirement)，要求申請人做出選擇以續行審查。申請
人選擇了圖1到4的實施例，並撤回圖5。
被告Shanghai Walk-Long Tools, Co. (“Walk-Long”) 是原告Advantek之前在中國的製造商。除
了Walk-Long之外，原告Advantek還起訴了自己的前副總，主張Walk-Long替其前副總製造的
"Pet Companion" 侵害了006專利。
被告Walk-Long主張其產品並未侵權，理由是其產品包括頂蓋。Walk-Long主張，由於在006
專利的申請過程中，申請人自己放棄了頂蓋的實施例，基於申請歷史禁反言 (prosecution
history estoppel) ，原告不能再對有頂蓋的產品主張設計專利侵權。地方法院就此做出裁定，
支持被告的見解，原告上訴。
聯邦巡迴上訴法院見解
聯邦巡迴上訴法院先重申設計專利的申請歷史禁反言是否成立，須依照其之前在Pacific Coast
Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, 739 F.3d 694 (Fed. Cir. 2014) ("Pacific案”) 中
所建立的三個要素審查：(1) 是否有權利的放棄、(2) 該放棄是否是為了可專利性的理由、以及
(3) 被控侵權的設計是否落入放棄的範圍內。此外，聯邦巡迴上訴法院還引用了2016年聯邦最
高法院在Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., 137 S. Ct. 429 (2016) (“Samsung案") 中的
見解，認為申請人可以針對產品的一個組件申請設計專利，而不必然一定要針對整個產品。
基於以上，聯邦巡迴上訴法院認為，不論Advantek在申請過程中是否有放棄任何權利，
Long-Walk的產品都在該放棄的權利範圍以外：
Regardless of whether Advantek surrendered claim scope during prosecution,
the accused product falls outside the scope of the purported surrender, contrary
to the district court’s conclusion.
(判決文第10頁。)
其原因其實很簡單：Advantek選擇了圍欄的骨架的實施例，那麼競爭廠商的任何產品只要包
括這個骨架，不論產品對骨架增加了甚麼其他特徵 (比如頂蓋)，都會落入006專利的範圍：
Advantek elected to patent the ornamental design for a kennel with a particular
skeletal structure. A competitor who sells a kennel embodying Advantek’s
patented structural design infringes the D’006 patent, regardless of extra
features, such as a cover, that the competitor might add to its kennel.
(判決文第10頁。)
因此聯邦巡迴上訴法院撤銷了地方法院的裁定，將案件發回續審。
實務建議
1. 申請設計專利防止製造商與重要員工離職後抄襲： 本案的抄襲情況，是原告的公司高層主
管離職後，與原告的製造商合作，製造與原告相同的產品。由於高層主管與製造商都知道產品
細節，這種抄襲最難以防備。若原告之前沒有申請設計專利，那麼會很難保護自己個產品不被
自己的前員工與前合作夥伴聯合抄襲。
本案中原告還提出了違約跟違反盡職責任之訴，都打到一半撤銷，只剩下這個設計專利侵權之
訴繼續進行，可見主張設計專利權被侵害，確實是保護產品設計不受抄襲最有效的方式。
2. 一設計一申請： 本案的情況是圖5的實施例是組合 (combination)，圖1到4的實施例則是次
組合 (sub-combination)。由於次組合的範圍其實較廣，而且是涵蓋了組合的範圍，所以其實
申請人放棄圖5範圍較小的實施例，選擇了範圍較大的實施利，實質上並沒有放棄任何權利範
圍。但是在其他狀況，則未必會如此。如果兩個不同組合的實施例是部分重疊，而被控侵權產
品又剛好落在重疊範圍以外，則結果就很難說。
降低此風險的方法，就是一設計一申請，也就是一個設計專利申請案中，所有的圖面都是同一
個設計，不要將不同設計的實施例，放在同一個圖面中，以降低日後被告主張申請歷史禁反言
的風險。
ADVANTEK MKTG., INC. v. SHANGHAI WALK-LONG TOOLS CO. 判決原文
做選擇後，會對權利範圍造成甚麼影響？美國聯邦巡迴上訴法院於8月1日在Advantek Mktg.
Inc. v. Shanghai Walk-long Tools Co. 案中，針對以上議題做出見解，值得廠商與專利從業人
員注意。
案件背景事實
原告Advantek Mktg. Inc. ("Advantek”) 是設計專利第D715,006號 ("006專利") 的所有權人。
006專利的權利範圍涵蓋了如以下四個圖面所示的可移動式的寵物圍欄：
在申請過程中，審查委員認為申請人主張了兩個實施例：1到4圖是第一實施例，1到5圖則是
第二實施例。其差別在於，在1到4圖中的圍欄沒有頂蓋，僅為圍欄的骨架結構；第5圖的圍欄
則在1到4圖的骨架結構之上，更增加了頂蓋：
審查委員因此發出限制要求 (restriction requirement)，要求申請人做出選擇以續行審查。申請
人選擇了圖1到4的實施例，並撤回圖5。
被告Shanghai Walk-Long Tools, Co. (“Walk-Long”) 是原告Advantek之前在中國的製造商。除
了Walk-Long之外，原告Advantek還起訴了自己的前副總，主張Walk-Long替其前副總製造的
"Pet Companion" 侵害了006專利。
被告Walk-Long主張其產品並未侵權，理由是其產品包括頂蓋。Walk-Long主張，由於在006
專利的申請過程中，申請人自己放棄了頂蓋的實施例，基於申請歷史禁反言 (prosecution
history estoppel) ，原告不能再對有頂蓋的產品主張設計專利侵權。地方法院就此做出裁定，
支持被告的見解，原告上訴。
聯邦巡迴上訴法院見解
聯邦巡迴上訴法院先重申設計專利的申請歷史禁反言是否成立，須依照其之前在Pacific Coast
Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, 739 F.3d 694 (Fed. Cir. 2014) ("Pacific案”) 中
所建立的三個要素審查：(1) 是否有權利的放棄、(2) 該放棄是否是為了可專利性的理由、以及
(3) 被控侵權的設計是否落入放棄的範圍內。此外，聯邦巡迴上訴法院還引用了2016年聯邦最
高法院在Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., 137 S. Ct. 429 (2016) (“Samsung案") 中的
見解，認為申請人可以針對產品的一個組件申請設計專利，而不必然一定要針對整個產品。
基於以上，聯邦巡迴上訴法院認為，不論Advantek在申請過程中是否有放棄任何權利，
Long-Walk的產品都在該放棄的權利範圍以外：
Regardless of whether Advantek surrendered claim scope during prosecution,
the accused product falls outside the scope of the purported surrender, contrary
to the district court’s conclusion.
(判決文第10頁。)
其原因其實很簡單：Advantek選擇了圍欄的骨架的實施例，那麼競爭廠商的任何產品只要包
括這個骨架，不論產品對骨架增加了甚麼其他特徵 (比如頂蓋)，都會落入006專利的範圍：
Advantek elected to patent the ornamental design for a kennel with a particular
skeletal structure. A competitor who sells a kennel embodying Advantek’s
patented structural design infringes the D’006 patent, regardless of extra
features, such as a cover, that the competitor might add to its kennel.
(判決文第10頁。)
因此聯邦巡迴上訴法院撤銷了地方法院的裁定，將案件發回續審。
實務建議
1. 申請設計專利防止製造商與重要員工離職後抄襲： 本案的抄襲情況，是原告的公司高層主
管離職後，與原告的製造商合作，製造與原告相同的產品。由於高層主管與製造商都知道產品
細節，這種抄襲最難以防備。若原告之前沒有申請設計專利，那麼會很難保護自己個產品不被
自己的前員工與前合作夥伴聯合抄襲。
本案中原告還提出了違約跟違反盡職責任之訴，都打到一半撤銷，只剩下這個設計專利侵權之
訴繼續進行，可見主張設計專利權被侵害，確實是保護產品設計不受抄襲最有效的方式。
2. 一設計一申請： 本案的情況是圖5的實施例是組合 (combination)，圖1到4的實施例則是次
組合 (sub-combination)。由於次組合的範圍其實較廣，而且是涵蓋了組合的範圍，所以其實
申請人放棄圖5範圍較小的實施例，選擇了範圍較大的實施利，實質上並沒有放棄任何權利範
圍。但是在其他狀況，則未必會如此。如果兩個不同組合的實施例是部分重疊，而被控侵權產
品又剛好落在重疊範圍以外，則結果就很難說。
降低此風險的方法，就是一設計一申請，也就是一個設計專利申請案中，所有的圖面都是同一
個設計，不要將不同設計的實施例，放在同一個圖面中，以降低日後被告主張申請歷史禁反言
的風險。
ADVANTEK MKTG., INC. v. SHANGHAI WALK-LONG TOOLS CO. 判決原文
