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【智財評析】台灣專利分割申請制度介紹與分割申請活用策略

2019-07-18 杜振木 專利師


壹、前言
    分割申請制度為台灣專利申請實務上常會用到的程序之一。在專利審查程序中,若審查委員認為申請專利範圍中的數個請求項彼此不屬於同一個發明概念(關於「同一個發明概念」更明確的定義,容後詳述)時,通常會要求申請人提出專利分割申請。另一方面,對於申請人而言,若能有效運用分割申請制度將有助於申請人所申請的專利儘早通過,並且也可增加申請專利範圍的調整彈性。

貮、 專利分割申請制度簡介及其使用時機
    在本文中,將基於2019年5月1日公布的最新專利法版本來介紹台灣現行專利分割申請制度。由於在最新的專利法修法版本中,對應於專利分割申請制度的相關法條有較大幅度的調整,因此,本文也會針對本次修法中有關分割申請規定的變動之處多加著墨。
    專利法中與分割申請制度有關的法條主要可參見專利法第33條及第34條。
    專利法第33條規定:「申請發明專利,應就每一發明提出申請。二個以上發明,屬於一個廣義發明概念者,得於一申請案中提出申請。」在此,所謂的一個廣義發明概念,係指兩個發明在技術手段上相互關聯,若由申請專利範圍角度觀之(一個請求項即代表記載一項發明),則指二個以上請求項所載之發明包含一個或多個彼此相同或對應的「特別技術特徵」,且前述數個請求項彼此相對應的「特別技術特徵」可使所請發明相對於先前技術具有新穎性及進步性,如此,前述數個請求項便共同屬於一個廣義發明概念。
    專利法第34條第1項規定:「申請專利之發明,實質上為二個以上之發明時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得為分割之申請。」
    若申請案進入實體審查階段,審查委員認為申請案中的二個以上請求項實質上為兩個發明(即不屬於一個廣義發明概念),審查委員便可依據專利法第34條第1項規定要求申請人將申請專利範圍當中屬於不同發明概念的請求項分割成兩個以上的申請案提出申請。
    若申請案進入實體審查階段,審查委員認為申請案中的二個以上請求項實質上為兩個發明(即不屬於一個廣義發明概念),審查委員便可依據專利法第34條第1項規定要求申請人將申請專利範圍當中屬於不同發明概念的請求項分割成兩個以上的申請案提出申請。
    從申請人的角度,亦可基於申請人的需求,依據專利法第34條第1項提出分割申請。在下列兩種情況下,建議申請人主動提出分割申請。
1. 爭取申請案儘快核准
    當申請人收到審查委員所發出的審查意見通知函,審查意見通知函指出申請案中有數個請求項可獲准專利,但有另外數個請求項尚有不予核准的事由時,申請人可以選擇將該些尚有不予核准事由的請求項從原申請案中分割出去另案申請,讓原申請案中僅保留可獲准的請求項,如此一來,申請人便可先行取得部分權利(可獲准的請求項),至於其他未獲准的請求項所保護的範圍仍可在另一分割案中繼續爭取。
2. 增加申請專利範圍的調整彈性
    另一種常見的情況為,申請人無法確定其申請案中某一請求項在獲准之後能否有效涵蓋到可能侵權產品,或是申請案的說明書中揭露有若干產品可能的實施態樣,但這些實施態樣未被該申請案的申請專利範圍保護到。此時,申請人需要更多的時間來思考如何調整請求項的保護範圍使其有效涵蓋到可能侵權產品,以及增加新的請求項以涵蓋前述原本未受到保護的實施態樣。
    尤其是,申請人在原申請案進行實體審查的期間,較無足夠的時間來構思如何讓申請案所涵蓋的權利範圍更廣。這是因為,當申請案進入實體審查階段,申請人收到審查意見通知書後,必須在有限的時間內回覆審查意見;若申請案無不予核准的法定事由便會獲准,一旦申請案核准後,依據專利法第67條規定,申請專利範圍便不可擴大或實質變更(新增請求項也在此之列)。因此,申請人若要進一步擴大特定請求項的保護範圍,以及增加新的請求項以涵蓋前述原本未受到保護的實施態樣,使得可能侵權產品皆涵蓋於申請專利範圍中,另外提出分割申請對於申請人而言是較為有利的選擇。

參、專利分割申請的注意事項
    當申請人要申請分割案時,可以在下列時間點進行:
1. 原申請案在審查程序中
    申請人可以在原申請案審查期間的任何時點提出分割申請。
2. 原申請案收到初審核駁通知時
    此時申請人需要申請原申請案進行再審查程序,才可同時提出分割申請。另外,若申請人收到再審核駁通知,則不可再提出分割申請。
3. 原申請案的初審核准審定書/再審查核准審定書送達後三個月
    舊法係規定原申請案僅可於初審核准審定書送達後三十日內提出分割申請,新法則大幅放寬至初審核准審定書及再審查核准審定書送達後的三個月內皆可提出分割申請。
    需要特別注意的是,申請人在收到初審/再審核准審定書之後,若已繳納證書費及第一年專利年費,申請人便不可再提出分割申請。
    依專利法第52條第1項規定:「申請專利之發明,經核准審定者,申請人應於審定書送達後三個月內,繳納證書費及第一年專利年費後,始予公告;屆期未繳費者,不予公告。」新法之修法意旨,即為希望申請人最晚可以在領取證書的最後期限之前,思考原申請案是否有提出分割申請之需求,給予申請人在專利分割制度中保有盡可能大的彈性。
    除了申請時點之外,在最新專利法的分割申請程序中,有下列四點注意事項:
(1) 新型專利核准後也可申請分割案
    舊法係規定新型專利僅可在審查程序進行過程中提出分割申請,新法則放寬為屬於新型專利的原申請案在審查期間及核准處分書送達後三個月內,都可以提出分割申請。
    至於設計專利的分割申請規定則準用發明專利規定,故本文中不再贅述。
(2) 分割案中的請求項不可超出原申請案所揭露之範圍
    分割案中的請求項必須可以被原申請案的說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍所支持,若分割案中的請求項無法被上述原申請案的內容所支持,則分割案就必須作為一個獨立的新申請案提出申請。分割案與獨立的新申請案最主要的差別在於,獨立新申請案的申請日會晚於分割案的申請日,這是因為分割案可以取得與原申請案相同的申請日,而獨立的新申請案則以將所需資料備齊並提出申請之日為申請日。
    值得注意的是,分割案的說明書內容不需要與原申請案完全一致,分割案的說明書內容只需要足以支持分割案的請求項,例如,若分割案的請求項只涵蓋原申請案說明書所揭露的實施例A-F其中三種實施例D、E、F,則分割案的說明書內容可僅揭露實施例D、E、F,但分割案的說明書內容也可選擇揭露全部的實施例A-F。
(3) 分割案不可包含與原申請案相同之發明
    就申請專利範圍的撰寫角度而言,即指分割案的請求項中不可具有一個或多個與原申請案的請求項相同或對應的「特別技術特徵」。
(4) 原申請案內容不得因分割而變更
    在原申請案核准審定後才提出分割申請時,原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式內容不得變動。換言之,在原申請案核准審定後所進行的分割申請,不得為「將原申請案的內容分割至新申請案」的分割方式。

肆、結論
    上述已對台灣分割申請制度進行重點介紹,對於申請人而言,專利分割申請不僅是專利專責機關依法可要求申請人所為之行為,申請人亦可基於其專利申請策略的布局需求,適時提出分割案,尤其是在最新專利法通過之後,申請人可以更靈活地運用分割申請程序,以爭取更大的權利保障。