「License Agreement」授權合約是高科技產業時常出現的合約，當然各產業牽涉到任何形式的授權都有可能遇見。筆者2003年自美國求學返回後第一份公司法務工作，任職於國內知名高科技電腦公司，當時所負責的部分，就是審理所有授權合約（當然還有其他各式合約要負責審閱），該公司第一支手機所有的授權合約當時都是筆者負責審閱談判的，應該一年時間看了至少一百多份授權合約吧。爾後筆者至國內某大法律事務所任職，負責開發處理中小企業高科技產業客戶，授權合約也常是客戶尋求諮詢的案件。其後筆者至國際藥廠擔任法務經理一職，負責所有與國外客戶的英文合約審閱，初進公司第一天，就被行銷部門主管拿一份英文授權合約來詢問問題，雖然對方試探功力意味甚明，但這也說明了，授權合約在各行業中使用的頻繁程度可見一般。
 
授權合約通常是由授權人提供範本，供被授權人審閱，其結構大致雷同，長度七-八頁到二十頁都有可能。合約範本之製作建議、合約結構，以及合約前言、定義與一般條款先前文章已有討論，適用於各式合約。授權合約中常含有的保密條款部分亦可參酌保密合約該篇文章。本文將著重在授權合約的協商談判重要條款討論，也就是實務上法務（legal）審閱談判的重點供大家參考。當然各產業的授權合約自然有它所注重的不同面向，各項權利授權也有不同著重之要點（例如商標授權所管控的程度通常較嚴格），準據法不同也會有適法性問題等等，各項細部條款的審閱談判自然需視個案要求進行設計安排。
 

• 授權範圍（License Granted of License Scope）

 
授權範圍審閱談判需要注意到的是是否為專屬授權（exclusive license）以及可否轉授權或再授權（sub-license）。雖然說很多的專屬授權實際上是獨家授權（sole license）的概念，而非真正法律上的專屬（即授權人亦不得使用），然而授權的範圍到底多廣，在商業上與法律上均具有重要的談判意義，與後續權利金的計算也有密切關係。至於轉授權部分則牽涉到後續可能面對到的生產問題。筆者也曾審閱過相當嚴格的（動畫）授權合約，對於轉授權的製造廠商必須提供名單事前核准，並簽屬授權人所附之制式製造合約。雖然在授權人角度這樣的要求合情合理，然而以商業快速運轉速度來說，這樣的要求將可能使被授權人失去商機，果然該合作案後來也進行得不順利。另外，被授權人之關係企業是否也需要取得授權，如是，被授權人自然需要有轉授權的權利。授權範圍亦包括授權地域得否將授權移轉等（通常為否）。
 

• 授權金（Royalty or Licensing Fee）

 
雖然說授權金通常都是商業談判主導，但在法務角度還是必須理解其內容，因為整份授權合約是一體的，前後條款均有互相牽連的意義。授權金計收方式有一次繳納（royalty）或按照授權單位計算分次繳納（licensing fee），有時兩者皆收取。按照授權單位計收的licensing fee自然會衍生後續被授權人報告義務以及授權人查帳權利。有時候會要求被授權人承諾給付最低限度licensing fee-  通常在要求專屬或獨家授權時，這自然也是合理的。付款條件部分則通常要注意是否有遲延加計利息或是違約金。
 

• 不侵權擔保（Non-infringement Warranty）

 
在審閱授權合約時，法務最需要著墨的就是以下三至五點要討論的條款，如果像筆者一般在高科技業擔任法務時處理過美國ITC案子，必然知道這些條款有多重要！要求授權人提供權利無瑕疵擔保當然是合理要求，當然授權人可能希望限縮在已知的侵權。這部分可以參考一下美國UCC Section 2-312規定「 Unless otherwise agreed a seller who is a merchant regularly dealing in goods of the kind warrants that the goods shall be delivered free of the rightful claim of any third person by way of infringement or the like but a buyer who furnishes specifications to the seller must hold the seller harmless against any such claim which arises out of compliance with the specifications.」。雖然說實務上筆者審閱過得不少合約會明文將UCC條款排除，但是此條款為各州立法的參考，故亦可窺知美國法律的一般立場。而在基本上允許的契約自由原則前提下，雙方當事人如果談判地位相當，有值得保護的法律利益，亦為違反公序良俗（public interest），所達成的不同合意原則上也會被法院尊重。
 
不侵權擔保（Non-infringement Warranty）範例：
Licensor warrants that: (i) the Licensed Software and Modifications do not violate any third party trade secrets or copyrights, and (ii) as of the Effective Date of this Agreement, Licensor is not aware of any potential or actual third party patent claims on the Licensed Software or Modifications.
 

• 補償（Indemnification）

 
不侵權擔保接續下來就是補償機制的配套了，也就是說如果真的授權權利、技術或商品侵害第三人的權利時，授權人將補償被授權人，使其免於損害，這也是授權合約對於被授權人很重要的保護。至於補償機制多半也會配套補償人（授權人）對於侵權案件的掌控（control）以及被補償人（被授權人）協力義務，加上對於損害減低之責任。坦白說，真正侵權訴訟案發生時，大家（授權人與被授權人）都是同一條船上的人，尤其如果被授權人的損失能夠完全被補償，被授權人為了後續產品發行或出貨的順利，都會願意配合。然而被授權人也要注意，合約條款是否規定如未盡到協力義務或損害降低責任，將影響其對於授權人補償機制的請求。
 
至於美國實務上對於補償條款的看法是，原則上如補償條款規範合理則具執行力，當然各州法院見解或有不同（例如New Jersey要求對於過失行為的補償應為雙方均適用始有執行力[1]）。美國實務上討論，是將補償條款以補償範圍廣狹為準分為三類，最寬廣的補償機制是對於任何行為所致之損害均進行補償（hold harmless and indemnify the indemnitee for anything and everything including the indemnitee’s sole negligence），介於最寬廣與狹義其中的是要求除了被補償人過失外均需補償（hold harmless and indemnify the indemnitee for anything and everything except the indemnitee’s sole negligence），最狹義的補償是僅補常因補償人之過失導致之損害（hold harmless and indemnify the indemnitee for the consequence of indemnitor’s negligence），無過失的（no fault）補償機制容易被認為係違反公共利益（public interest）而在美國許多州認定無效，縱使其餘未立法明定無效之州，法院在補償條款解釋上也偏向限縮狹義解釋方向。然而筆者合約審閱實務上幾乎沒有看到最廣義的補償機制在授權合約中達成合意，甚至根本沒有在提出的授權合約範本中出現過。以筆者的審約經驗，可能也是因為通常授權人比較有談判籌碼，上述最狹義的補償機制反而是最常達成合意的，事實上，這也是公平補償機制。
 
在美國商業上的對於機制之彌補方式則是以保險承做進行風險管控，故美國有不少討論如何將被補償人列為被保險人。以保險作為風險控管方式是很好的方法，然而筆者對於國內企業落實的程度抱持懷疑。
 
補償條款（indemnification）範例：
Licensor will indemnify, defend (or settle) and hold Licensee harmless from any and all claims, damages, liabilities, actions, judgments, costs and expenses (including reasonable attorneys' entitled to recover its reasonable fees) brought by a third party arising out of or in connection with (i) Licensee’s use of the Licensed Material; or (ii) Licensor’s breach or alleged breach of any of the obligations or representations under this Agreement.
 

• 責任上限（Limitation of Liability）

 
無侵權擔保、補償機制之後，就來到的最終配套責任上限條款了。筆者在審約時，都會跟業務承辦人或是客戶窗口說到，無論前面兩點說的多漂亮都沒有用，如果責任上限只有十萬美金的話！然而，如果很幸運的被授權人收到的授權合約範本沒有責任上限，那就要說聲恭喜了！這時也有可能是授權人真的是在業界技術領先，對自己的權利、技術或產品深具信心！這樣也無異是對於取得授權的被授權人打了一劑強心劑（當然也或許是授權人根本對於法律風險多大而不自知，而估計如果是一份完整草擬的授權合約範本，應當是經由授權人法務或律師草擬的，理應這樣的風險已被充分告知揭露。）
 
實務上授權合約談判時，責任上限通常是最後才達成合意的條款之一（就是最難喬的意思啦）。責任上限是對於雙方可能遭遇的法律糾紛進行風險分配，因為大家都知道美國訴訟金額很高，無論是律師費用或是賠償金額（市場大，加上可能有懲罰性賠償），是故授權人要求有責任上限也是合理的風險管控。通常雙方會以一個固定數字（美金XX百萬）或是收取授權金之全部（或當年度之授權金）為限（也就是因這份授權合約所賺得作為補償或賠償金的上限）。
 
至於美國實務上的見解是否容許設定責任上限呢？基本上多數州認為只要無違反公共利益（public interest）、雙方談判地位平等、並無免除故意行為（willful or wanton misconduct）、約定之上限金額公平地反應得歸責於授權人之可預期的未來損失、條款文字明確無模稜兩可，均認為有執行力。以國內企業授權合約中比較常見的準據法紐約州及加州法為例，紐約州法院立場是肯認責任上限條款之執行力。而加州法院則較為嚴格保守（需注意加州法律對於補償條款也有較特殊的規定），要求該條款必須經過合約當事人雙方確實協商始有執行力。於是為避免該條款是否有確實經過審閱協商，雙方是否明確達成合意，建議可將責任上限條款加黑粗體字、並以全部文字英文大寫方式標明警示提醒（事實上很多授權合約範本也是這樣製作），以表示授權合約中已對於責任上限條款加註強調，締約雙方甚為重視而已經過完整協商並達成協議，當然最終的判定還是由法院依個案情狀決定。
 
責任上限（Limitation of Liability）範例：
NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR SPECIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR USE) TO THE OTHER PARTY; EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
The aggregated liabilities for both Parties under this Agreement shall be capped at USD[     ].
 
 
授權合約條款談判當然不僅僅只有上述討論的五點，然而這五點是法務在審閱中很重視的要點，也是授權契約比較特殊的條款，在談判過程中佔法務許多心力之處，其餘條款包括合約終止、一般條款（尤其其中準據法）當然也都很重要，除可參閱筆者其餘合約審閱文章討論外，亦建議於合約範本完成時或是簽署前，切實尋求準據法當地律師進行適法性審閱，以明確了解締約後將面對之法律風險（legal exposure），並確保簽署之授權合約各項條款均具有執行力。