淺談設計研發合約

李依玲
美國紐約州律師
銘傳大學財經法系講

實務上，設計研發合約（Development Agreement）有可能應用在專事承接設計研發之產業，例如軟體設計開發，這樣情況下通常會伴隨後續授權機制處理；或是應用在規範進入正式量產製造的設計研發前階段，例如開發時程較長的藥廠，後續製造階段則以另一份製造合約處理。然而在變化迅速的科技產業中，設計研發和製造通常會合併做成一份合約，例如廣為大家所週知的ODM（Original Design Manufacturer）。然由於設計開發與製造所著重的合約要點仍不盡相同，研發設計也不見得必然會涉及到製造生產，筆者討論之方式會將兩者分拆各以專文方式提供評析。至於針對OEM、ODM合約部分，筆者將另以專文討論。本文將以法律實務觀點，歸納整理研發設計合約中常見要點，提出建議與提醒以供參酌。
 
一、設計時程（milestone）、驗收（acceptance）與付款 

設計研發通常會有一個開發時程（milestone）、經由雙方溝通協調，完成符合客戶要求的設計。然而有了開發時程，付款通常會按各時程分次給付，而是否付款就會牽涉到各階段是否經過驗收程序，符合要求規格。而規格要求又可能會依時間演進有所變更。規格變更當然是不可避免，但必須要雙方書面確認同意後始得變更，尤其變更常涉及各項費用調整。
 
是故，於一開始締約時，必須將各階段設計開發時程、規格與驗收程序儘量詳細規範，以作為雙方合理之依循與保護，包括驗收如發生爭議應如何處理亦應一併擬定。
 
筆者曾聽聞專事設計產業人員表示很多大公司最後壓的10%尾款時常藉故不付，所謂藉故當然就是卡住最後的驗收，然而明明產品或服務早已上線，就是擺明了要求10%折價，這當然是相當沒有誠信的practice，只是面對與大公司日後可能的合作也只好隱忍，之後合約談判時只能更加小心或利用其他機制以為防範。
 
另外筆者也常見關於設計時程（milestone）、驗收與付款三者訂立頗為粗略的合約，有可能是因為一開始雙方尚難以詳加規範，希望以較空泛的規定保持彈性，然而這樣的君子協定往往容易導致日後糾紛，並不建議。
 
二、智慧財產權之歸屬與授權 

智慧財產權的歸屬及授權可以說是設計研發合約的核心，無論是軟體或是專業技術開發設計，均係基於開發廠商固有之智慧財產權，加以客戶要求客製化（customized）部分完成。其中必然會涉及開發上固有智慧財產權之授權、為客戶個案所開發之智慧財產權歸屬，有時也會涉及客戶本身原有智慧財產權授權問題，無論是商標、著作權或專利技術等。
 
其中最有爭議的部分自然是為客戶個案所開發之智慧財產權歸屬。客戶端認為已付開發費用，理應希望可以取得該部分智慧財產權，然而歸屬權部分除了視開發費用價格而定，也必須視該等智慧財產權與開發商原本智慧財產權可分性。開發商切記不能因一次性開發專案斷了其生存命脈，是故如何劃分始為合理並為可行相當重要。
 
三、不侵權擔保、補償機制與補償上限 

設計開發如屬於後續製造的前階段，由於在這個階段尚未涉及量產，僅為內部使用與評估，對外發生侵權行為機率較小，是故補償機制之上限可放寬處理。然如設計開發直接連結對外發生影響力之授權使用，補償機制之充分提供就是必要的。補償上限的制定需要法務與業務或是研發人員一同討論，畢竟可能的風險大小只有業務端或是專利技術人員方得從專業角度加以評估。至於雙方最後達成的協議通常是以合約總費用或收入、一年（十二個月）費用或收入，或是一定數額（例如美金一百萬）作為補償上限。
 
至於不侵權擔保的要求也是合理要求，雙方如對於最終設計開發均有設計貢獻，或都有應用到雙方原本之智慧財產權，則應互為不侵權擔保，畢竟開發商受到第三人智慧財產權侵權訴求實務上也多所常見。
 
四、競爭條款（competition clause） 

在設計開發合約中，客戶常欲限制發開商就同樣商品或服務對於第三人進行設計開法，以確保自身方商品服務的獨特性以及開發商的忠誠義務。然而從事開發設計的廠商通常不可能只單為一家客戶提供服務，因此這樣的要求如何達到雙方都可以滿意的結果，在文字設計上就要小心。通常可以藉由領域（field）或區域（territory）或產業（industry）作一區隔，當然實際文字的描述需依個案而定，雖然文字表達難免會有灰色地帶，或不夠具體（vague），通常法律背景人士也無法判別是否適用與可行，必須與業務端或客戶密切溝通以免日後其他商業行為窒礙難行。
 
五、轉包或委外之限制 

設計開發之委託通常要求開發商不得擅自轉包或委外，因為客戶看中的就是你的設計開發品質，當然公司通常會與關係企業合作執行專案，這部分是一般允許的例外，但也必須合約明文規範。至於第三人之轉包或委外通常是明文禁止，如發發商於締約階段即知某部分服務將轉由第三人承接，通常必須一開始將該第三人明列為例外之允許。
 
六、後續製造之承諾 

設計開發如涉及後續製造，通常在設計開發費用酌收上會減免，也就是把一些服務費用攤提到後續產品上，在這個情況下，客戶如何提供保證承諾之後製造工作之委任就顯得相當重要。雖然對於日後生產的數量暫時無法預估或擔保，然而規範雙方在合理，相互履約沒有疑慮的前提下，進入下一個製造生產的協商是合理的要求，且應於合約中加以文字化規範。只是後續量產是否發生，或是量產數量畢竟無法在研發設計階段預估或保證，發發商仍應在開發設計階段收取合理的費用，以免付出的成本終至無法回收。
 
同樣的，本文僅列舉設計開發合約與其他合約較為不同，而須特別注意之要點供大家參考，其他合約審閱協商原則與一般合約無異，合約前言背景、定義條款、一般條款等可相互參酌筆者其他評析文章，以為各項條款審閱之完整。